101年5月號 道 法 法 訊 (241)

DEEP & FAR

聯邦巡迴法院在全院聯席判決中提高

不正當行為（Inequitable Conduct）

的證明標準

吳怡珊 專利一組副主任

‧台灣大學園藝學系

‧台灣大學植物科學所碩士

在2011年5月25日，美國聯邦巡迴上訴法院對於來自美國加州北區地方法院的上訴，將其Therasense, Inc. (現名為亞培糖尿病照護事業有限公司(Abbott Diabetes Care, Inc.)) v. Becton, Dickinson and Co., No. 2008-1511, slip. op.案中全院法官聯席判決發佈(美國聯邦巡迴上訴法院，2011年5月25日)。聯邦巡迴法院維持雙叉測試（two-prong test）的基本結構，以主導不正當行為（Inequitable Conduct）的主張。聯邦法院主張宣稱不正當行為的一方必須證明：(1)專利權所有人的作為有明確意圖欺瞞專利局，以及(2)所隱瞞的資訊對於所宣稱專利之申請專利範圍的專利性係屬重要。然而，法院闡明上述意圖要件並限縮重要性要件。關於意圖要件，法院判定“被指控侵權者必須以明確且能使人信服的證據證明申請人知悉該參考文件，知道其係屬重要，並做出蓄意隱瞞該參考文件的決定”。關於重要性要件，法院認為“建立不正當行為所必須的重要性是若非(but-for)重要性”。“若PTO早已知悉該未揭露的先前技術，其將不會核准一請求項，則該先前技術具有若非重要性”。法院明確地否絕提供於USPTO第56條(37 C.F.R. §1.56)中且先前由訴訟當事人用於嘗試證明不正當行為的重要性的定義。法院亦開創對於若非重要性的例外案例，在這些例外案例中被告可以建立積極惡質行為的事實，其類似於建立不潔之手(Unclean Hands)所必須的事實。（待續）