101年5月號 道 法 法 訊 (241)

DEEP & FAR

MAS-HAMILTON V. LaGARD-4

岳勝龍 專利工程師

‧輔仁大學食品營養學系

‧陽明大學生物化學所碩士

‧政治大學生物科技管理學程

‧台灣大學法律學系

在本案中，當Mas-Hamilton針對La Gard提起確認判決之訴時，La Gard係該’656專利的所有權人。該專利的所有權至1997年10月21日、本上訴提起後之前，並未被移轉。是以，如同上開被引用之案例所要求，侵權當時該專利所有權的擁有者提起訴訟。此外，Masco係一受讓人而非僅一被授權人並無爭執。

在Arachnid案，該法院重申最高法院案例的告誡：

對於原告必須是侵權當時專利所有權歸屬之人的規定之例外，係在於專利之轉讓是結合了對過去的侵權之起訴權的轉讓。該等判例在後者轉讓需為明示，不得自專利之轉讓本身導出上是一致的。Arachnid, 939 F.2d 1579 n.7, 19 USPQ2d at 1519 n.7.。

在本案中，雖然原始的轉讓移轉了該’656專利的“所有權益”，其並未具體指明對過去的侵權之起訴權亦包括其中。然而，在1998年6月1日，La Gard簽署了一份補充讓渡書，在其中La Gard確認“溯及既往地，由於Masco與La Gard之合併，Masco具有對過去的侵權之起訴權”。

雖然確實在Enzo案中，最高法院認為“事後補正讓渡書並不足以賦予溯及既往的當事人適格”，134 F.3d at 1093, 45 USPQ2d at 1371，其非本案之態樣。在正在審理中之本案，當事人適格在起訴時或提起上訴時均未欠缺。因此，具體指明對於過去的侵權之起訴權的授予的補充讓渡書的效力並非用來治癒當事人適格的欠缺。