101年5月號 道 法 法 訊 (241)

DEEP & FAR

美國發明法案

(America Invents Act, AIA) 

縱觀美國專利法之修訂 (五)

張智能 專利一組主任

‧中山大學化學系

‧美國麻州大學高分子科學碩士

‧美國麻州大學高分子科學博士

這只是在草擬新法條時，立法不適當的許多例子其中之一，此等例子在專利法規不同章節間建立了緊繃狀態，而須要之後司法判決解釋法規時作澄清 (除非國會法案提供澄清的修定，或以其他方式解決此問題)。

對此最安全和最保守的做法是將所有可預期的使用、銷售，及揭露/公開活動，皆視為打擊專利的活動，而在這些活動前，對發明提出專利申請。

非顯而易見性

美國第35號聯邦法的第103條包含可專利性中的非顯而易見性的要求。新的第103條條文繼續要求所主張的發明與先前技術之間的差別，必須使得所主張的專利整體對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，並非顯而易見。

新的非顯而易見性的法條與舊法條的差別在於：判斷所主張的發明與先前技術之間的差別所適用的時間點。新法確立有效申請日為做此判斷的相關時間點；而舊法則以完成發明的時間點作為顯而易見/非顯而易見的判斷時間點。

最佳實施例要求

在美國第35號聯邦法第112條的舊法及新法中皆包含「最佳實施例」的要件。此要件責成專利申請人在專利申請案中，舉出在提出申請當時申請人所知道的實施該發明之最佳實施例。之前，最佳實施例的要求經常在訴訟中被用來攻擊申請專利範圍的有效性。在新法的第15節，最佳實施例要件適用於所有在2011年9月16日當日或之後開始的程序，其規定「未揭露最佳實施例不應構成專利中的任何申請專利範圍可被撤銷、或判無效，或以其他方式可實施的基礎」。

共同發明人

在美國第35號聯邦法第116條的舊法及新法中皆規定：專利申請可由共同申請人一起提出，即使 (1) 他們並未實際上一起工作，或並未同時工作；(2) 每一發明人並未做出相同形式或相同份量的貢獻；或 (3) 每一發明人並未對專利的每一項申請專利範圍之標的做出貢獻。