作者:尹強生

專利迴避設計是否屬"故意" 侵害專利權

壹、前言：

最近據報載，曾有一篇報導提及檢察官認爲被告承認事先知道原告（告訴人）有專利權存在，爲免侵害其專利故經由設計工程師與智權工程師之日夜努力，藉著迴避制度（design around）另行開發出新的產品，並且經由律師作成無侵害意見，文由被告公司留存。但這一番努力，竟被檢察官認爲該一行爲符合刑法上的"明知"並且"故意"的要件，所以被以故意侵害他人專利權之罪名起訴。當然，檢察官基於其獨立判斷所做的起訴絕對可不受任何影響（包括前述律師所做之無侵害意見）。故本文並非著重在檢察官的起訴是否恰當，而是在討論「存在智慧財產權之管理制度下一個非常重要的觀念，迴避設計（design around）在我國現有的司法制度下是否適當存在。」

貳、專利制度的目的

專利法第一條規定：「爲鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」，另同法又規定，專利權人擁有「製造」、「販賣」、「使用」、「進口」之排他權（專利法第五十六條第一項、第一百零三條第一項、第一百十七條第一項），他人未經專利權人之授權同意，不得爲上述行爲。由上述可知，專利制度乃藉由授予專利權人極強的排他權，保護其權利，以達到本法第一條所謂「鼓勵、保護、利用發明與創作」並進而「促進產業發展」。因此，我們可以說，專利制度之最終目的，實在於促進產業發展，造福全人類，此一立法精神與目的，實爲吾人所應共知並應特別指出。專利法之所以保護專利權，並不是在於防礙創作與發明，相反的，乃是在於誘發更多的創作與發明，進而達到其最終目的「促進產業發展」。而迴避設計，正是在此種觀念下所產生之重要概念。迴避設計的目的，正是爲了兼顧避免侵權及促進產業發展。

參、專利權的範圍

在創作、發明時，爲免侵害他人之專利權，首先，當然必須對於該專利權受到保護的範圍有所認識與了解。因此，我們可知，專利權範圍的認定實爲專利制度中極爲重要的問題，亦爲專利侵害訴訟中極關鍵的問題，它不僅涉及專利權人之權益，亦影響到

第三人之權益甚鉅。 在專利法修正前，實務界對於應如何解釋專利權之範圍，曾先後有不同之見解(註一)。專利法修正時，為免爭議，乃於本法明白規定"專利權之範圍是以說明書中所載之申請專利範圍(claim)為准，必要時方須審酌說明書及圖式或在新式樣時之創作說明"(專利法第五十六條第三項、第一百零三條第二項、第一百十七條第二項)。所以申請專利範圍的文件內容是非常重要的，因為審查官或審查委員核准專利之依據，是以申請專利範圍之內容來看，所以該申請專利範圍若是沒有記載或範圍曾有所限縮，則真正經申請國家所核准之專利權是在申請專利範圍內，絕非專利說明書的摘要、說明或圖式，更非專利權人所提供之產品。

肆、侵權行為之主觀要件與迴避設計之關係

在談迴避設計前，我們還必須先了解專利侵權要件中，侵權人在主觀上必須要有故意或過失。所謂「故意」，依刑法第十三條之定義為「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」或「預見其發生而其發生並不違背其本意者」。而迴避設計之目的，正是為了避免侵害他人之專利所為之一種動作，套上故意之定義，我們可說，所謂迴避設計正是「行為人對於構成專利權範圍之元件，明知並有意避免侵害」或「預見其創作或發明可能侵害他人之專利，而不使其發生所為之一種動作」。

伍、迴避設計之定義與目的

那麼迴避設計究竟要迴避什麼？要如何迴避？及其目的何在？所謂的「迴避設計」，所要迴避的即是針對他人專利權中的申請專利範圍之文字而言(如本文參所述)，即其步驟第一步是將他人專利權之申請專利範圍予以解讀(interpre­tation)與確認，列出申請專利範圍中獨立項與依附項之關係，以掌握他人的申請專利範圍，然後在比較其獨立項及其附屬項等內容，找出與其不同之點，以確認迴避設計內容所在。最好經由技術及專利專家討論省略其中一、二項，甚至更多元件，如果有困難就退而求其次以代替之元件或是將原專利強調之功能予以刪除。但如果無法成功則可藉由不同的操作方式(way)，仍可達到迴避成功之效果。在美國，通常尚應有一專利專家(patent attorney)提供專業研究後作成無侵害的意見報告，如此一來縱使將來經過訴訟的程序仍然被認為侵害他人的專利權時，將可避免被法院認為"故意侵害"而被處以侵害他人金額的三倍罰金。由此，我們可知，迴避設計有兩大目的，一在避免侵權行為發生；另一為避免惡意侵權的賠償。

陸、結論

在當今的科技環境下，專利權之應用被各大企業認為是一非常重要的課題，各公司紛紛加強專利權之申請取得工作，試舉知名的大企業如 IBM、AT&T、日立等專利權之數量均是數以千計，如果說專利權之存在僅是鑒斷，則似乎是曲解了專利制度真正價值。專利制度的目的應是鼓勵大家不斷地跳過他人的專利，再創造出新的技術或方法，而迴避設計制度正是為了要顧及專利權的保護及科學技術之便利仍能為整個社會所利用，並進而誘發更多創作及發明，進而促進產業發展而產生。其目的與出發點乃在於避免侵權行為之發生，而非用來證明「惡意」侵權的證據。

當然，於創作發明的過程中，即使曾經做過「迴避設計」，且經專利專家作成無侵害意見後，將來在訴訟中仍有可能被司法人員認為侵權行為成立。但此種情形只能解釋為「司法人員認為迴避設計失敗，以致仍然成立侵權行為」，而非全盤否定「迴避設計」制度。如果「迴避設計」制度遭到否定，則專利法之立法精神將無以維護，立法目的亦將無法達成，職司司法之人員可不慎乎！

註一：行政法院七十三年判字第七二四號就此曾認為：「專利法保護對象係以申請書之請求專利部分所聲請之範圍為限，請求專利部分未記載之事項，縱於原說明書上之其他部分有所記載或說明，均非專利權之範圍」，採取比較嚴格之態度。而同法院七十五年判字第三十五號則認為：「發明專利之申請，應按請求專利之範圍，由請求專利部分所載者界定之，請求專利部分所用之文字之意義，以詳細說明圖及圖示所載者為依據。惟為明確了解請求專利部分之範圍，自申請以至核准過程中申請人所表示之意圖及補充資料，在不超出或變更申請案之實質範圍內，應予審酌，以求判斷之公正與慎重」，則採取相當寬之認定方式，與原先之見解有相當大的歧異。