111年一月號 道 法 法 訊 (357)

DEEP & FAR

在審查進步性時應如何確定所請發明與先前技術中揭露的發明之間的差異？

Nippon Suisan Kaisha, Ltd. v. BASF AS，案件編號2018 （Gyo-Ke）10027（2019年1月28日作出的判決）

黃郁靜 專利工程師

‧陽明大學物理治療系

‧陽明大學生物藥學所

此外，在膽固醇蒸發的溫度範圍內，應該說揮發性更高的PCB和溴化阻燃劑也會蒸發。因此，當 p.a.r. 2中定義的流程是使用含有“選自溴化阻燃劑和PCB所組成群組的環境污染物”的鮭魚頭油來進行時，環境污染物與添加至鮭魚頭油的亞油酸一起分離。此外，在系爭專利的優先權日時，膽固醇、PCB 和溴化阻燃劑的揮發性程度被認為是眾所周知的客觀事物。因此，應該說本領域具有通常知識者很容易理解，當執行p.a.r. 2中定義的流程時，將鮭魚頭油中所含的PCB和溴化阻燃劑與添加至鮭魚頭油的亞油酸一起分離。

此外，鑑於 p.a.r. 2的揭露內容以及PCB 和溴化阻燃劑的蒸發溫度，當試圖藉由分子蒸餾從 p.a.r. 2中揭露的鮭魚頭油中去除 PCB 和溴化阻燃劑時，應該說本領域具有通常知識者可以很容易地想到將溫度範圍設定為至少從175到260℃。此外，該溫度範圍（從175到260℃）包括在系爭專利的更正後請求項1中定義的溫度範圍（從150 到 270℃）中”。

因此，IPHC 認為可合理地認定，本領域具有通常知識者可以根據 p.a.r. 2中揭露的發明、以及系爭專利權優先權日時的一般技術知識與眾所周知的事物而輕易地發明系爭專利的更正後請求項1。

最後，IPHC維持NS的上訴，並撤銷了JPO的第2次決定。

針對此判決有被上訴至最高法院，但被駁回。因此，該判決是最終判決且具有約束力。

我們的評論

在確定所請發明的特定特徵與先前技術中揭露的用語等是否相同時，當先前技術沒有明確或清楚地說明該用語對應於所請特徵時，JPO較傾向認為它們是不同的。上述 IPHC的判決不接受JPO的這種實務，並教導：在對所請發明與先前技術的揭露內容進行比較時，不僅應充分考慮先前技術的描述本身，還應充分考慮一般技術知識。