111年01月號 道 法 法 訊 (357)

DEEP & FAR

域名中有甚麼？

在TOYOTA v. TABARI後之指定線上公平使用(39)  

Peter M. Brody及Alexandra J. Roberts原著

林明燕 執行經理

．東海大學法律系

IV. 指示性合理使用：域名註冊案例

    從 Tabari 及 PACCAR 判決之不同結果中可以明顯看出，在一域名中使用完全相同之可能為名義上/指示性商標可以在一法院被禁止而在另一法院被允許。各巡迴法院之間缺乏協調表明，相同事實會在不同司法管轄區產生不同結果，因此當情況使他們能夠在幾個潛在法院中進行選擇時，這為原告選擇法院提供了動力。正如本文所審查案件之標題所暗示，商標侵權原告通常比其商標被指控之侵權人擁有更多資源。他們藉由選擇法院來潛在地操縱訴訟結果之能力，只會加劇這種權力之不對稱。

V. 指示性合理使用：Tabari判決

    雖然第七巡迴法院在Perryman案中關注 Ty 之淡化請求，並且沒有明確將其不侵權之認定建立在指示性合理使用之基礎上，但該法院並未對指示性合理使用原則本身採取立場，但 Perryman 之意見使人們覺得Tabari 案之見解不可避免。第九巡迴法院在Tabari遵循第七巡迴法院在 Perryman 案之見解，認定被告之“buy-a-lexus.com”及“buyorleaselexus.com”網站是可允許的，因為兩者都採用了 LEXUS 標誌來真實地傳達其業務性質，就像位於“bargainbeanies.com”之網站在其域名中使用 BEANIES 標誌來準確描述其銷售之產品一樣。在這樣做之過程中，在 Tabari 案中第九巡迴法院率先對包含另一方商標之域名適用指示性合理使用原則，並認為該域名並未侵犯註冊商標。

    在 Tabari 一案中，第九巡迴法院根據 New Kids 測試適用其標準方法於指示性合理使用，而評估是否“(1) 產品在不使用商標之情況下易於識別；(2) 被告使用之商標超出必要範圍； (3) 被告錯誤地暗示其受到商標持有人之贊助或背書。”