作者:蔡清福

專利制度及專利法（50）核駁通知一一再審査（下）

7 • 官方審査意見之傳達時機係“無論何時”，審査委員得先後數次分別發現或多或少或程序或實體之意見，而作成官方書函。理論雖如此，然爲免申審雙方不便，我國首揭專利法條及美國 37 CFR § 1.113 俱明文審査以二度爲原則。

8 • 審査雖以“申請專利範圍”爲標的，然所有說明書之描述，皆申請專利範圍資獲支持之根據，故舉凡說明書之任何疏漏，皆審査之直接或間接對象，然所有結果則歸諸“申請專利範圍”。譬如，以上位概念架構之申請專利範圍第一項，縱其邏輯程序已極嚴謹而無 indefinite 之情事，然果說明書未曾具體揭露可行方案，則審査委員即可以該申請專利範圍第一項未具實用性爲理由，而核駁之。

9 • 官方書函之作成，應具備理由及參考資料（cited reference）。必如此，申請人始有以心服，雙方始有良性溝通可能之可言。今日，我中標局之作成審定書已漸能附有引證資料，較諸美國，雖未免直如伊呀學語，然比之過去，已足令人雀躍。

A • 按，過去我國審定書之作成，悉以審査委員個人主觀意見爲依據。在道種不需證據之年代裡，專利之可准與否，猶似任諸審査委員個人之良心裁量。具足專利知識之內審委員，或可客觀爲斷。然專利知識稍嫌缺乏之外審委員，其所爲審定，常令人哭笑不得或爲之氣結。在專業分工日趋精細之今日，尤以專利知識與技術日臻精密之時代裡，欲以兼職扮演專職角色，無異緣木求魚，蓋：

a. 對專利有興趣之外審委員，不妨改行當審査委員。因其未能改行，故基本上，吾人可假設，該外審委員僅有意願以之爲業餘興趣。根據前述析論，欲其作好審査工作，幾近不能。

b. 吾人常聽聞，收受案件之教授，常將案件交予其學生審査。

c. 審査一案件，酬勞數千元，如欲正規審査，甚需耗時費力。以今日之賺錢環境，應無引人入勝之可能，僅能冀望審査委員個人“共體時艱”之道德使命感。然今日世界，道德使命感能發揮多少作用，令人懷疑。

d. 予國民及外審委員錯誤訊息，認爲專利申請或審査，幾乎人人可爲之，致我國專利水準因循舊貫，難能提昇。

e. 外審之弊端，前人揭載歷歷，於茲不擬多贅。

B. 學步中之我國專利審査，雖能附具證據，然常未能使引證資料與審査密切結合。詳言之，審査委員雖已收集資料，然僅常用以顯示發明（創作）相關先存技術，而常未能精確指明該資料如何可毀壞某申請專利範圍之專利性。

C. 期待於不久未來，我國亦能逐項審査，而專利審査水準亦能逐步揚升。

10 • 收受書函後，不論有無修正，如申請人堅持其專利主張，應對該案爲再審査。此種立意與我專利法第 40 條第 2 項：不予專利審定前應先通知申請人，限期申復，似有異曲同工之妙。

11 • 任何修正，不得將新實質內容引入發明揭露中。是否爲新實質內容，美國之認定最嚴格。凡於發明揭露中之任何增、刪或變更，皆可能被認爲是實質內容之變更。此種實務雖不免矯枉過正，而造成申請人甚多苦情與不便，然似甚符合公平原則。與美國實務有別者，如日本、我國、大陸、德國、英國等，雖皆宜稱不得變更實質内容，然事實上，增、刪或變更之情形普遍，其所持之標準顯較寬竊。尤有甚者，乃出於審査委員之主勤要求，爲前述之增、刪或變更，俾經其審査之說明書能臻於完美，止於至善之境界。兩番風情，殊堪吾人歷澧！

12 • 我國條文所爲規範，顯較美國爲簡陋。然較爲嚴謹或合理之外國之法例，應係我修法或運作實務上引爲參考之依據之一。