作者:蔡清福

專利制度及專利法(49) 核駁通知––再審查(上)

一、法條

1 · 美國專利法第 132 條規定:無論何時,審查任何專利申請專利範圍而予核駁,或作成任何反對意見或要求,局長應通知申請人,並敘明此種核駁或反對意見或要求之理由,且附具可能有助於供判斷當否繼續覓准其申請案之此種訊息及參考資料;於收受此通知後,不論有無修正,如申請人堅持其專利主張,應對該申請案為再審查。任何修正,不得將新實質內容引入發明之揭露中。

2 · 我專利法第 38 條第 2 項規定:經審定不予專利者,審定書應備具理由。

我專利法第 40 條第 2 項規定:經再審查認為有不予專利之情事時,在審定前應先通知申請人,限期申復。

二、申論

1 · 中美兩國法律俱明文審定書做成後,應通知申請人(請參閱我專利法第 38 條第 1 項),俾使申請人有以答覆及申辯。

2 · 依我專利實務,官方意見分審定書 (Office Action) 及通知函 (Official Letter),前者用為拒予專利之決定,後者用以通知申請人申復不清楚或不明瞭,或修正錯漏。原則上,前者分初審及再審審定書,經此兩次審定,即結束在專利處之程序。至於通知函,理論上並無次數限制,要在申審雙方進行充分完整之溝通。

3 · 依美國法,審定書之內涵可有三種,即核駁 (rejection)、反對意見 (objection) 及要求 (requirement)。如必欲比之於我專利實務,則核駁出現於審定書,而反對意見及要求則出現於通知函。除非是核駁先行通知書 (常屬再審,少數為初審),否則,於我國,接獲通知函者,常代表如申請人能克服函中所列要件 (常屬程序或格式方面),案件即將獲准。反之,如接獲審定書者,常係表示審查委員壓根兒認為其專利不具專利要件,故縱有一些程序瑕疵,已屬細微末節,不足論道。反觀美國法,不論審查委員如何“不屑”專利申請案之專利性,一般均儘量充分完整備具核駁、反對意見及要求,俾申請人經仔細研判後,如發現專利案應屬可予專利時,可實體及程序一併進行答辯。此種作法,吾人不難發現,實甚便民,而不致有如在我國必先克服實體核駁之審定書後,始能再一次藉申復通知函,而克服程序瑕疵。

4 · 前段所述差異情形,或許出因於在專利處階段,依美國法,係由同一委員擔任審查之情形下,審查委員基於人類本性,甚可能企圖避免日後再度研究案情並發出審定書之麻煩,而鼓足勇氣,將所發現之實體及程序瑕疵一併和盤托出。反觀我國實務,審查之際,如委員出於某種原因,認該專利根本不具專利性時,心想反正再審又非自行身任,故幾乎毫無例外,僅從其“想像中”之實體原因做成核駁理由。此種猜測,可從再審核駁先行通知書,常併含實體及程序核駁、反對意見及要求,獲得證實。

5 · 根據前段之推論,吾人應可了解,專利之審查,在專利處 (局) 階段,由同一人審查,應可使專利案件獲得較為合理之待遇,而能達到以下良性之境界,即審查委員係站在輔助,而非企圖設法阻撓申請人獲取專利權之角色。詳言之,如專利案件確具可專利性,審查委員乃立於協助之角色,透過理性溝通,敦促申請人如何修改申請專利範圍、說明書或圖式後,准予專利權;如不具專利性時,舉證證明其所謂創作,實早由他人公開於世,故無法賜予專利,申請人宜再加力研發,再圖專利申請。

6 · 目前我國專利審查,已然公開具名。於此種情形下,吾國宜遵行國際實務,在中標局之階段,應由同一人負責,俾專利申請案獲較佳之合理待遇。原來換人審查之設想及顧慮,應予拋棄,蓋滾滾世界洪流,中華民國不必在此一不合理之堅持下,企圖將“獨木難支”之成語,自所有人腦海中抹除記憶。必如此,在發明階段,經審查委員奉勸,改請新型之案件,不必於改請新型後,再一次接獲模樣雷同於發明申請階段之初審審定書。此事非但可免申請人無端之苦難及勞費,亦可使中華民國之國際形象,不致因此而有所減損。