101年4月號 道 法 法 訊 (240)

DEEP & FAR

法院判決突顯出查核僱傭合約之

智慧財產條款的需求

高志維 專利工程師

．交通大學電機工程學士

．美國雪城大學電機碩士

史丹福於1988年僱傭一位名叫Mark Holodniy的科學家為傳染病部門的一工作研究員，其研究主要集中於人類免疫不全病毒(HIV)。然而，與其在史丹福的僱傭相關聯的是，Holodniy簽訂一項「著作權與專利協議」，其承諾在為史丹福員工期間，他同意將其所構思之發明權益以書面同意確認或讓渡予史丹福。

Holodniy於1989開始訪問一鯨魚公司(Cetus Corporation)的實驗室來學習一種稱為聚合酶鏈反應新方法(PCR)。Holodniy與該鯨魚公司簽訂了「訪問者保密協定」(VCA)，其明定Holodniy對其發明的權益「將轉讓給鯨魚公司」。因此，Holodniy成為擁有兩份明顯衝突的合約，該些文件記載了其必須轉讓相同發明的權益給不同的實體。

Holodniy與其同事最終研發一種使用該PCR去量測使用藥物治療HIV的療效。羅氏公司於1991年購買鯨魚公司的「PCR生意」，其包含與Holodniy有關之該VCA。當該交易完成後，羅氏公司開始製造使用Holodniy的方法製造HIV檢驗套組。

基於Holodniy的方法，史丹福在次年內獲得了三項專利。史丹福於2005年在加州北區的美國地方法院對羅氏公司提出訴訟，主張羅氏公司的HIV檢驗套組侵犯史丹福的該三項專利。羅氏公司以挑戰史丹福的專利擁有權為部分防禦。該地方法院以羅氏公司的防禦為一種反訴，並認為其已過時效。