101年4月號 道 法 法 訊 (240)

DEEP & FAR

揭露稍後申請案的義務

由：Michael Badagliacca

王聖婷 專利工程師

‧成功大學工程科學系

‧成功大學工程科學所

在Leviton Manuf. v. Shanghai Security Inst’s., Inc. (No. 09-1421 (2010年5月28日Fed. Cir.))

一案中，Leviton申請了2個具有幾乎相似的申請專利範圍且無共同發明人的美國專利發

明，其前後相隔6個月。第一案發明是由Franz Germain等人(Germain案)發明之美國專利

申請第10/690,776號。第二案最後第二發證為美國專利第6,864,766號(’766專利)。在再

審查’766專利期間，Leviton沒有揭露Germain案至美國專利商標局(USPTO)。馬里蘭州之

美國地方法院准允即決審判，且核定被告上海安全儀器(“Meihao”)代理人費用，判定Leviton

在USPTO之前未揭露Germain申請構成不公平行為。Leviton上訴至聯邦巡迴上訴法院

(Federal Circuit)。

聯邦巡迴上訴法院設立兩段式標準用以裁決不公平行為。第一，必須具有確定之重要事實

的不實陳述，未揭露重要資訊或虛偽的重要資訊。第二，必須有欺騙USPTO的意圖。

關於重要性，聯邦巡迴上訴法院定義重要性為即使它不會使該專利無效，理性的審查員仍

將認為其係重要的，且注意到此資訊係重要的即使它不會使該專利無效實質可能性。聯邦

巡迴上訴法院亦指出：一在其情事為重要之參考資料係非關鍵的，若此重要之參考資料係

累加至USPTO審查員已考量之資訊，或與USPTO審查員已考量之資訊相關性較低。