101年4月號 道 法 法 訊 (240)

DEEP & FAR

美國發明法案(America Invents Act)：

全面性專利改革現今被簽署成法律

James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, Ryan H. Flax, 

Charles E. Miller

林 忠 專利二組副主任

‧      清華大學工程與系統科學系

民事衍生訴訟(civil derivation actions)必須於從專利頒發起的一年內被提出，該專利(1)包含宣稱衍生發明的申請專利範圍(a claim to the allegedly derived invention)，以及(2)指名為被宣稱為已衍生取得該發明的個體發明人。35 U.S.C. §291(a)-(b)。

第三人提交、雙方複審及獲准後程序 (Third-Party Submission, Inter Partes Review, and Post-Grant Proceedings)

在35 U.S.C. §301及以下的規定下，第三人現在被鼓勵在專利申請案申請程序開始之前，提出先前技術給美國專利商標局(USPTO)。這新的法律允許他人從專利申請案公開的六個月內或在第一次官方審查意見或核准通知之前，提出供審查員審閱的先前技術專利和公開文件。這規定也要求提出文件的當事人去解釋被提出的先前技術之關聯。

1. 再審查(Reexamination)

該新法律修正了單方再審查程序(ex parte reexamination)(現在只稱為“再審查”)與雙方再審查程序(inter partes reexamination)(現在稱為“雙方複審”)，且也建立了新的程序稱作“獲准後審查(post-grant review)”。

再審查仍然是取決於先前技術公開文件及專利。引發再審查的基礎仍然是藉由顯示有專利性的實質新問題。然而，專利擁有人來自專利審判暨上訴委員會(PTAB)不利決定的救濟是直接上訴到聯邦巡迴法院(Federal Circuit)；專利擁有人不再可以在地方法院尋求再審查決定的判決。

2. 雙方複審(Inter Partes Review)

在35 U.S.C. §311及以下的規定下，雙方複審可以藉由在專利獲准後九個月(nine months post-patent-grant)之後或在獲准後複審結束之後，由非專利權人的聲請而被引發。雙方複審必須建立在先前技術專利和公開文件的基礎上，也因此不得延伸至針對專利無效性的所有潛在基礎。