101年4月號 道 法 法 訊 (240)

DEEP & FAR

MAS-HAMILTON V. LaGARD-3

岳勝龍 資深專利工程師

‧輔仁大學食品營養學系

‧陽明大學生物化學所碩士

‧政治大學生物科技管理學程

‧台灣大學法律學系

討論

1. 管轄權

　　在討論本上訴案的實體事項之前，我們首先須針對Mas-Hamiltom基於欠缺管轄權而駁回上訴繫屬聲請作出裁定。

　　Mas-Hamiltom抗辯由於La Gard及Masco公司(下稱“Masco”) (La Gard針對系爭專利之權益繼受人)各自欠缺對於該’656專利足夠之擁有者權益以賦予其當事人適格，此法院欠缺本上訴案之管轄權。根據Mas-Hamiltom，該’656專利的所有權轉讓並未提及關於對過去之侵權起訴之權利；因此，唯有侵權當時的專利擁有者可以對該侵權所致生之損害提出訴訟。是以，Mas-Hamiltom聲稱由於La Gard已不再擁有該’656專利的權益，其並未具有續行上訴之當事人適格，以及雖然Masco目前擁有該’656專利的所有權，但因其於系爭侵權發生時因La Gard擁有其尚未取得之所有權，Masco欠缺當事人適格。

Mas-Hamilton依據Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 24 (1923)、Enzo APA & Son, Inc. v. Geapag A.G., 134 F.3d 1090, 45 USPQ2d 1368 (Fed. Cir, 1998)、以及Arachnid, Inc. v. Merit Industries, Inc., 939 F.2d 1574, 19 USPQ2d 1513 (Fed. Cir, 1991)來支持唯有侵權當時的專利合法所有權持有者可以對該侵權所致生之損害提出訴訟之主張。雖然該主張為真，但在本上訴中並非爭點。再者，在每一個Mas-Hamilton所依據的案例中，主張侵權之當事人於訴訟提出當時僅為一被授權人，而專利所有人並未自始參加。見如Crown Die, 261 U.S. at 39。