101年4月號 道 法 法 訊 (240)

DEEP & FAR

DNA專利的範圍 – 歐洲司法院對案件

C-428/08 (Monsanto Technology LLC v 

Cefetra BV et al.) 的判決

吳怡珊 專利一組副主任

‧台灣大學園藝學系

‧台灣大學植物科學所碩士

結論：

這個判決對於基改植物和這些基改植物所包含的核酸的專利有很大的重要性，且通常對於生物技術發明來說，亦然。ECJ做出“基因資訊”(DNA序列) 歸屬的功能，確切地在於此產物針對專利中所描述基因資訊的保護為必要前提。對於歐洲專利申請案來說，申請人應該確認這個歸屬的功能適當地反映於申請文件中，因為其將會直接限制一個未來歐洲專利的保護範圍。應該運用最大程度的謹慎，以避免用太窄的方式闡述此功能。

ECJ的判決將會強烈地影響在EPC會員國的(內國)侵權訴訟，因為其主張指令的第9條產生其所賦予保護的耗盡調和，結果就是，不管其是否在其被包含的材料中執行其功能，該指令阻止內國專利法規對所專利的產品本身提供絕對的保護。

然而，ECJ判決就關於DNA “功能”一詞定義的問題仍然保持開放。對於一個DNA應該具有什麼樣程度的活性以完成其功能的問題，該ECJ判決並沒有做出任何評論。如專利申請案中所述，基因材料的功能正當的邊界在哪裡呢?如果沒有或者僅有微小的支持證據包含於專利申請案中，一個功能將會決定保護範圍到什麼樣的程度呢?這些以及其他問題在未來的法院判決中必須被回答。（完）