101年4月號 道 法 法 訊 (240)

DEEP & FAR

美國聯邦巡迴上訴法院

朱珮柔 專利一組副主任

‧      台灣大學農化系

‧      台灣大學微生物與生化學研究所

第二，地方法院認為那些關聯為自然現象，非專利上適格之發明，因為該關聯是由自然身體程序所導致的。法院陳述發明人並未“發明”該要求的關聯；反而是，6-TG和6-MMP為硫代嘌呤藥物之自然代謝產物，且發明人僅觀察到這些自然產生的代謝物與治療功效及毒性之間的關聯。最後，法庭決議「由於該等申請專利範圍涵蓋關聯性本身，結果該等申請專利範圍已經「完全地先佔」了該關聯性。」因此，法庭總結關於該專利係爭是否指向一法定標的物，並無待解決的重要事實之真正爭議，以及經由清楚及信服性證據認為該等申請專利範圍在§101法條的規定下為無效。2008年5月16日，該地方法院作成最終判定，且Prometheus及時上訴。

在上訴時，在當時何為法庭之“確定性的試驗”用於決定一程序在§101法條下是否為專利標的之「機械或轉換試驗」，我們逆轉且確認該等聲稱之申請專利範圍之有效性。在機械或轉換試驗下，若(1)一程序結合至一特定機器或裝置；或(2)將一特定物品轉換成不同的狀態或事物，則該聲稱之程序為專利適格的。我們認為在試驗中的第二分支下“施予”與“決定”步驟均為轉換的，而非僅為資料蒐集步驟，因此該等申請專利範圍並未完全地先佔介於代謝物濃度與藥物功效或毒性所述關聯性之用途。