101年3月號 道 法 法 訊 (239)

DEEP & FAR

均等論如何能解救申請專利範圍之解釋 (7)

Nathaniel Durrance原著

林明燕 執行經理

．東海大學法律系

III.               RDOE，因已成為陪審團問題，故鮮少被以正式學說施行

在Tate Access案中，法院認為精確之§112分析在申請專利範圍解釋期間本質上已足以限制廣泛之申請專利範圍語言，從而滿足否則將由RDOE解決的衡平緊張局勢。法院已非唯一擁護專利揭露要件之精確適用，以解決適當申請專利範圍之範圍的困境。例如，F. Scott Loeff在其關於此問題之文章中，已針對揭露規則之規範案例進行評估，進而推論認為：相較於其他如均等論等方法，其係提供專利權人及第三人兩者處理申請專利範圍廣度問題之更好制度選擇 (註一)。儘管於Markman 及 Tate Acceess案中，對於申請專利範圍解釋及侵權認定間劃出清楚界限，法院仍然依循對於RDOE之創造推波助瀾而未依§112分析考量之衡平考量 (註二)。

雖Tate Access案闡釋RDOE常被提及，但鮮少為法院判決之正式基礎係正確的，然值得注意者RDOE的確允許在§112中尋覓無著之一有價值之比較。因專利僅須符合§112存在於其申請日之技術要件，使用於該申請日之後所發展之技術的被告無法依賴§112限制廣泛申請專利範圍之語言。然依RDOE之考量，可能有當§112之要求，諸如具可實施性或書面描述等被滿足之情況，然由於技術之隨後進展，如賦予專利權人於文義上申請專利範圍之範圍之充分廣度，可能並不衡平。因此，於§112能真正與RDOE「同等涵蓋」前，須要有一有效機制，透過參考後期發展技術，限制申請專利範圍語言。

註一：F. Scott Kieff著之目前專利獲得規則註冊、法律及經濟之案例 (The Case for Registration and Law and Economics of Present Patent-Obtaining Rules) ；亦參Donald S. Chisum等著之專利法原則 (Principles of Patent Law) (認為依實證法及實務，對於專利權人及第三人兩者，§112揭露規則之操作勝於DOE。

註二：參McNulty v. Taser Int’l, Inc. (「此可謂當所有專利申請專利範圍以衡平之名義，運用均等論擴大申請專利範圍保護時，112條限制關於手段功能/功能裝置(means-plus-function)方式撰寫申請專利範圍之可能保護廣度。」)；亦參Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc. (承認逆均等論之持續存在，然拒絕適用)。