101年3月號 道 法 法 訊 (239)

DEEP & FAR

有效的爭論以克服基於缺乏進步性的駁回

周大鈞 專利工程師

‧元智大學電機學系

‧台灣科技大學電子所肄

3.在進步性被否認的情況下之爭論

(1)動機

  審查員可能會宣稱引證案提供了動機使本領域技藝人士能夠達成本發明(當他們使用上述的推理，發現缺乏進步性時)。

雖然日本專利局審查指南聲明揭露於引證案中的技術領域的密切關係、所要解決的問題的主張近似點、功能作動或操作的密切相似點、以及建議，可視為動機，但在最近的法院案件中的法官已經指出只從技術領域的密切關係推導出的動機不足以作為駁回的根據。

因此如果有任何在技術領域上的密切似點，但是在所要解決的問題上沒有相關的相似點以及其他在指南中提到的因素，聲稱本領域技藝人士沒有動機來達成本案主發明是有效的。

(2)從多個引證案中達成本案主發明的困難性

  當標的申請案發明(標的發明)與主要引證案的發明之間的差異被揭露於其他引證案時(第二引證案)，則進步性被否認。在此情況下，審查員使用類比來推論主要引證案與第二引證案的最通常的組合，並評估是否推論的組合能構成本案主發明。假如推論的組合不同於標的發明(參閱Fig. 1)，則申請人聲稱從多個引證案的組合將不能得到標的發明的結果是有效的，並且並不能輕易達到標發明更進一步的創造性與改良。

  如果推論組合在配置上類似於標的發明，則必須尋找何種因素使標發明背離該組合。例如在Fig. 2中，如果其他引證案揭露具有腳部分的缺點(主引證案)，如此的缺點是一個障礙因素，而使得引證案的組合變得困難，並且能夠有效地爭論以對抗審查員的評估。