101年3月號 道 法 法 訊 (239)

DEEP & FAR

美國發明法案(America Invents Act)：

全面性專利改革現今被簽署成法律

James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, Ryan H. Flax, 

Charles E. Miller

林 忠 專利二組副主任

‧      清華大學工程與系統科學系

衍生訴訟(Derivation Proceedings)

新的先申請規定(first-to-file provisions)基本上排除了專利衝突實務(patent interference practice)－第一位事實上的發明人將不再有凌駕先申請專利申請案的優先權。請參閱35 U.S.C. §135(j)。然而，如果該發明是衍生自先前發明人，則在新的衍生程序下(“derivation” procedure)，優先權可以從該第一申請人中被剝奪。

衍生程序可以在申請案第一次公開日的一年內於專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeals Board，PTAB)前提出。此外，民事衍生訴訟(a civil derivation action)可以在該專利發證日的一年內提出，其宣稱請求於一專利中所源自及被主張的該發明。35 U.S.C. §135(a) and 35 U.S.C. §291。

衍生申請(derivation petition)必須於從申請案第一次公開的一年內在專利商標局(PTO)中被提出，該申請案滿足兩個標準：(1) 該申請案必須包含對一發明的主張，其宣稱相同或實質相同於較早申請案對該發明的主張，以及(2) 該申請案必須指明發明人，其係被宣稱已不適當地取得該發明的個體。35 U.S.C. §135(a)。

該申請必須被“實質證據”所支持，其如同被新的專利審判暨上訴委員會(PTAB)所決定。35 U.S.C. §135(a)-(b)。當當事人可以解決該衍生的主張(derivation claim)時，該和解協議(settlement agreement)必須被提出予美國專利商標局局長(Director of the USPTO)，且在一方針對該程序的請求下，可以被保持在機密的狀態。35 U.S.C. §135(e)。該專利審判暨上訴委員會(PTAB)將採取與該協議一致的行為，除非該協議被發現與該證據不一致。

仲裁也是以相同方式處理，但是在給專利商標局局長(PTO Director)的通知被提供之前，仲裁判斷是不能執行的。35 U.S.C. §135(f)。該局長並沒有被排除在決定涉及於該程序中的該所請發明可專利性之外。