101年3月號 道 法 法 訊 (239)

DEEP & FAR

專利法基礎理論(77)

蔡律灋 律師

‧臺灣大學法律學士

‧臺灣大學法律研究所

§ 2.13.  標示「專利申請中」(九)

    公私共同取得罰金之訴技術上雖為民事訴訟，惟其本質上屬於刑事訴訟。因此35 U.S.C.第292條應為嚴格之解釋。僅未依35 U.S.C.第287條所定之方式，在潛在物品上為標示者，在依28 U.S.C.第1498條之規定所提起之訴訟中，並不得以之作為抗辯事由。35 U.S.C.第292條(a)項之目的在於保護專利所有人，防止任何人詐欺性使用其姓名(名稱)或裝置，並防止任何人未提出專利之申請，或雖曾提出，但並未在審查中，而在廣告中為該主張，以欺騙公眾。在依35 U.S.C.第292條所提起之訴訟中，欺騙公眾之故意為相當重要之要件。依35 U.S.C.第292條之規定提起訴訟，而在該訴訟中主張被告事實上僅提出一待審之專利申請，卻在物品上不實標示專利編號者，如為反駁具有欺騙公眾之故意，可允許使用宣誓書(affidavit)，該宣誓書並被認為具有說服力。關於35 U.S.C.第292條之案件，其適當之審判地規則規定於28 U.S.C.第1395條(a)項中。該條項規定關於請求以罰金作為回復原狀之民事訴訟，得在罰金產生地或被告所在地提起。以在未專利物品上不實表示該物品受專利保護為理由，依35 U.S.C.第292條之規定提起訴訟者，其法定時效期間為五年。

    製造人在產品上標示專利編號者，將發生禁反言之效果，亦即關於專利侵權之損害賠償責任，及專利授權之權利金支付義務，製造人不得再行否認該產品係其所標示專利實施之結果。在構成不實標示罪(mismarking offense)之情形，行為人之故意(scienter)是否為標示禁反言(marking estoppel)之要件，有各種不同之見解。當然，故意在一定數量之實施物上為不實標示，或因過失而長期為不實標示，均會發生禁反言之效果。