101年2月號 道 法 法 訊 (238)

DEEP & FAR

美國發明法案

(America Invents Act, AIA) 

綜觀美國專利法之修訂 (二)

張智能 專利一組主任

‧中山大學化學系

‧美國麻州大學高分子科學碩士

‧美國麻州大學高分子科學博士

當發明的實體實施非常昂貴，便常訴諸於發明的推定付諸實施，其可能在專利申請中提出足夠詳細的發明構想的敘述，使得該發明所屬技術領域中具有通常之知識者利用該敘述，不用過多的努力，便可製造及使用該發明。

在舊法的先發明制度下，當兩方分別獨立地完成一發明時，下列一些規則被建立來決定誰得到專利。

如果甲方在乙方概念化該發明之前，便構想出並付諸實施該發明，則甲方以「先發明」勝出。

如果甲方先構想出該發明，但乙方之後構想出該發明，但比甲方更快付諸實施而完成該發明，此時如果甲方付出持續的努力，而使得發明由概念化至付諸實施已有所進展時，則甲方仍被視為最先發明人。此「先構想出，晚付諸實施」而付出努力的發明人將因此被賦予該發明的專利權。

美國專利師商標局為了在對相同發明尋求專利權的競爭發明人間，作出官方的決定，已提供所謂「干預」的行政上審查程序，其中發明人提出概念化、付諸實施，及持續努力的活動之證據。

儘管先發明制度已在美國實行地很好，美國實際上是全世界唯一使用此制度來決定發明權及所有權的國家。

除美國以外的絕大多數專利制度已在先申請規則下實行，意謂著先提出申請的一方相對於較晚提出申請的一方，將在相同的發明上勝出。

此常被稱為「送到專利局的競賽制度」的先申請制度，已建立了多個例子：競爭者中之一方在美國尋求發明專利時勝出，但競爭者中的其他方在美國以外的先申請制度的國家地區勝出。