101年2月號 道 法 法 訊 (238)

DEEP & FAR

均等論如何能解救申請專利範圍之解釋 (6)

Nathaniel Durrance原著

林明燕 執行經理

．東海大學法律系

III.               RDOE，因已成為陪審團問題，故鮮少被以正式學說施行

因理論上§112及RDOE係獨立且獨特的，故法院於Tate Access案中以其間相互涵蓋之宣判，係令人驚訝的。自Markmann v. Westview Instruments, Inc.案至今，專利侵權案件已依二步驟進行：(1) 包括§112分析之申請專利範圍解釋 (註一)；及 (2) 亦包括RDOE之侵權認定。根據Markmann及其衍生/結果，此二步驟涉及應不會相互影響之獨立問題。前者是由法官判定之法律問題，而後者是由陪審團認定之事實問題。此外，當侵權及RDOE涉及申請專利範圍及被控侵權物品之直接比較 (註二)，申請專利範圍解釋係於不考慮被控侵權物品下發生 (註三)。

註一：理論上申請專利範圍解釋乃應獨立於§112之分析。參Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc. (「誠如申請專利範圍係於決定侵權前先被解釋，故其於有效性決定前應被解釋。」) (引用Markmann v. Westview Instruments, Inc.(Mayer, J.認同)) 然因申請專利範圍常會有超過一以上之解釋，每當合理可行，法院應就該申請專利範圍為解釋，以維護其依§112之有效性。Modine Mfg. Co. v. United State Unt’l Trade Comm’n；Cabinet Vision v. Cabnetware (未發表之意見) (「為符合35U.S.C.§112目的之較窄申請專利範圍解釋可確保有效性。」) 因此當涉及一廣泛申請專利範圍時，申請專利範圍解釋通常包括一§112分析。

註二：參NeoMagic Corp. v. Trident Microsystems, Inc.；SRI Intern. v. Matsushita Elec. Corp. of Am. (全體法官) (指出申請專利範圍不得參考被控侵權物品而為解釋)。

註三：參例如Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. (同意均等應藉由發明之每一元件與被控侵權物品之每一元件相比對而認定。)