101年2月號 道 法 法 訊 (238)

DEEP & FAR

美國發明法案(America Invents Act)：

全面性專利改革現今被簽署成法律

James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, Ryan H. Flax, 

Charles E. Miller

林 忠 專利二組副主任

‧      清華大學工程與系統科學系

在新的法律之下，如果該實質內容的一個善意在先商業使用(good faith prior commercial use)在美國且在早於所請發明的有效申請日期或所請發明揭露於公眾的日期之前發生，並以符合上述所討論的35 U.S.C. §102(b)(1)(B)下例外之資格的方式為之，則先前商業使用的防禦(“prior commercial use” defense)也是可行的。請參閱35 U.S.C. §273(a)。責任係在於藉由清楚且具說服力的證據來建立防禦而主張“先前使用(prior use)”防禦的一方。35 U.S.C. §273(b)。

因此，防禦性的公開揭露與先前商業使用獲得引人注目之因素，以供考慮整體專利策略的一部份。

先前技術的擴張 (Expansion of Prior Art)

可用於擊敗專利申請範圍的可專利性(patentability)和有效性(validity)的先前技術之範圍在新的法律之下係被擴張的。詳言之，如果美國專利和已公開的美國專利申請案有主張在國外申請的專利申請案之優先權(priority to foreign-filed patent application)，且在一個所請發明的有效申請日期之前“已有效地申請(effectively filed)”，則該美國專利和已公開的美國專利申請案現在將被考慮成為先前技術。35 U.S.C. §102(b)。結果是，一個主張外國已申請專利申請案之優先權的已公開美國專利文件可從其較早的國外申請日期(即，有效申請日)起，而非從其美國申請日期起，被考慮為先前技術。在先前的美國實務之下，一個作為先前技術的美國專利文件的有效日期係其作為美國國家申請的申請日期。