101年2月號 道 法 法 訊 (238)

DEEP & FAR

美國聯邦巡迴上訴法院

朱珮柔 專利工程師

‧      台灣大學農化系

‧      台灣大學微生物與生化學研究所

（續上回）

2004年6月15日，Prometheus控告Mayo對’623與’302專利之侵權。Prometheus主張’623專利案的獨立項1、7、22、25與46，以及’302專利的獨立項1。Prometheus亦主張數個附屬項，其明文使用高壓液相層析法來操作代謝物之測量，見’623專利的請求項6、14、24、30與53，或硫代嘌呤藥物用為四種特定藥物的其中一種，見請求項32、33、35與36。在Prometheus提出控告後，Mayo立刻撤回了他的宣告，然而還未開始他的試驗。

2005年11月22日，區域法庭繼續針對Mayo的試驗字義侵犯’623專利的請求項7的簡易判決之交互聲請作成意見。Prometheus實驗室股份有限公司 v. Mayo合作服務., No. 04-CV-1200, slip op. at 23 (S.D. Cal. Nov. 22, 2005) (Dkt. No. 227). 在其中的意見，法庭解釋“顯示需要”意謂“一種可能需要調整劑量的警示”。若代謝物的濃度到達特定濃度，這種解釋不需要醫生調整藥劑量；反而是，法庭判定所述兩個「其中」的句子代表「當指定的代謝物達到特定的濃度時，醫生被警示或通知可能需要調整劑量，若醫生相信這是適當的程序。」

2007年1月29日，Mayo提出無效簡易判決的聲請，認為系爭專利是無效的，因為他們所主張的標的在35 U.S.C. §101是不具可專利性的。具體而言，Mayo聲稱該專利不被允許地主張自然現象—介於硫代嘌呤藥物代謝物濃度與功效以及毒性之間的關聯—而該申請專利範圍將完全地先取得該自然現象之使用。