作者:蔡清福

專利制度及專利法(47) 優先權(下再續)

10. 美國專利法第121條主要係在規範分割案之相關情事，細言之:

A. 一申請案中含二以上獨立及相異發明時，局長得要求申請案限制於發明之一。按，一發明一申請既為專利制度基本原則之一，則限制一申請案僅包含一發明，似亦天經地義。唯屬否同一發明，有時並非涇渭分明，故法條授權局長為裁量，而於其認為應屬不同發明時，要求該一申請案僅能括及發明之一。

我專利法第三十二條第一項之規定，略同斯旨，唯另明文得據申請人申請改為各別申請。美國法於斯雖未明文，然不論係類推適用本條或直接適用上一期所述第120條，實務上莫不許申請人自請分割之情事。

B. 分割另案申請而符合第120條要件者，將享有原申請案申請日之利益。我專利法第三十二條第二項之規定同斯旨。

C. 系出同源之相關分割案件，彼此間不得據為引證資料而互相核駁。

D. “如分割案全然屬原申請案所描述及請求之實質內容，局長得免除發明人之簽署。”有關本句:

a. 如分割案之內容雷同於原申請案，則分割案之提出只需具函陳明欲行分割即可，不須另行重新簽署表格;

b. 法文既然措詞“如分割案全然屬…”，吾人是知，縱分割案有著不同於原申請案所描述及請求之實質內容，亦非法所不許。質言之，此際猶以分割案名之，並無不可。然究其實，既有相異之描述及請求之實質內容，即已落入CIP之範疇。由此，益徵第120條及第121條之相互糾結特性。

E. “專利有效性，不因局長未要求限制申請案於一發明而受質疑。”有關本句:

a. 一案一申請雖為專利制度原則之一，然何謂一案，於未有代理人之申請人而言，責其判然分辨，強人所難，故非屬同一案而有之歸責法律效果，不可歸諸申請人;

b. 故同一申請案夾藏數發明，審查委員審查之際未加挑剔並賜准專利者，其專利有效性，不應受質疑。

11. 美國專利法第365條在規範國際專利申請案(如PCT, Patent Cooperation Treaty)有關於優先權之事項:

A. 365(a): 欲主張國際優先權，須該國際專利申請案指定美國以外之至少其它一國，否則，僅需主張國內優先權為已足;

B. 365(b): 本項規定指定美國之國際申請案，得主張外國或其它國際申請案(如EPC, European Patent Convention)之優先權;

C. 365(c): 有關本項:

a. 被主張優先權之申請案，非在美國提出時，專利局於認為必要時，得要求申請人提出該申請案之認證影本(certified copy)，以證明其根據;

b. 如基礎申請日之申請案非英文時，專利局如認為必要，亦得要求申請人提出其英譯本。

11. 美國專利法第373條旨在規範不適格申請人申請案之優先權主張事項:

A. 非適格申請人(原則上為發明人或其授權之人)所為之國際申請案，應被拒絕進入內國階段;

B. 前述申請案既然無法進入內國狀態，自無法依第120條為優先權主張;

C. 但如該申請案非僅指定美國，且在他國業經受理時，為避免國際糾紛，或尊重他國法律，則許在內國另行申請時，對之主張優先權。蓋其既在美國另行申請，則專利局即可以美國法律加諸其上，而貫澈該(美)國之法治堅持或法律理念。

三、結論

迄今，我國已與日、澳、德、瑞建立優先權主張關係。鑑於專利權之應用、制度、策略日益幻化添增態樣，優先權之主張得參與之，而為工具之一。可喜者，中央標準局似已盡力試圖與各主要國家締結雙邊智財權之互惠協定，是我國人在專利戰略上得立於較接近其它國家之地位。無可諱言，未能加入國際公約，仍是吾人心中之遺憾，然而靈活為各項工具之運用，亦未必處於必輸之境地。又，標準局締約之時，多盡折衝撙俎之功，似亦助力於國人之不二良方。例如，與德國間之協定，未能加入新式樣，至其有無優先權之適用，令人疑惑，致人困擾，亦使人無奈?