101年1月號 道 法 法 訊 (237)

DEEP & FAR

申請專利範圍之撰寫（七十七）

蔡馭理 專利師

‧臺灣大學電機學士

‧臺灣大學電機研究所

§40　主張方法和裝置；裝置的方法功能（Claims to Both Method and Apparatus; Method Function of Apparatus）

        直到1968年，仍存一基本原則，若要可專利，一方法必須超過被揭露來遂行該方法之"裝置之固有功能"。如同第一個可專利性指南備忘錄所述：

無論一裝置申請專利範圍是否被允許，在被揭露的機器將自發地完成方法申請專利範圍敘述的方法步驟時，以理由做成的核駁係適當的，除非該被主張的方法似乎能藉由其他非功能均等的某機器‧‧‧或藉手來完成‧‧‧

        專利商標局仍依據Tarczy-Hornoch MPEP 706.03(r)，其載明：

        706.03(r) 單純機械功能

鑑於關稅和專利上訴法院於In re Tarczy-Hornoch at 158 U.S.P.Q. 141(C.C.P.A. 1968)的決定，方法申請專利範圍不會只因其定義一已揭露之機械或裝置的固有功能而受到專利商標局審查員的核駁。

        聯邦巡迴上訴法院不曾留下任何懷疑，即Tarczy-Hornoch正係操控性法律。

        不論是否被主張且即使被主張也不論其是否非顯而易見及可專利，固有功能係為被揭露之該裝置所有。在Tarczy-Hornoch案中，雖然該揭露於其中使用的裝置非不可專利，但方法仍不可專利。

        在任何情況下，先前的申請專利範圍2（參見第34節）甚至會輕易滿足舊規則，因為該絞線可手動導引，該桶顯能用手轉動，該導件同樣能被往復操作，任兩個步驟可係手動的，或者所有步驟皆可手動。

摘要：

方法申請專利範圍不能僅因撰寫機器的固有功能而被駁回。如可能，盡可能將方法和機器分開，並試著在被執行的步驟中定義新穎性。