101年1月號 道 法 法 訊 (237)

DEEP & FAR

日本專利局的動向：

專利有效性判定的「雙軌」流程

（之ㄧ）

謝韻聲 專利工程師

· 輔仁大學食品科學系

· 海洋大學生物技術研究所

日本專利局建立一個「專利制度研討小組」(一個由日本專利局長發起的私人討論小組)，目的是為了週期性的討論日本專利法的效力。在這個文章中，我們報告於2009年5月29日舉行的第四次專利制度研討小組中，專家對於「專利有效性的判定」的意見。

專利有效性判定的「雙軌」流程

在過去日本專利法下，日本專利局會於舉發審判期間做出專利有效性的判定，因為法院不被允許於侵權訴訟期間做出這樣的判決。然而，於2005年4月制訂的日本專利法第104-3條中，法院可於侵權訴訟期間不管舉發專利的理由是否存在，就做出一判決。因此，一個案件現在可能會以兩個分開的並行流程被審酌：(1) 由日本專利局做出的舉發審判；及(2) 由法院做出的侵權訴訟。故在爭論決定中專利有效性的判定可能有兩種方式，也就是所謂的「雙軌」流程。

在現有制度下，當一個侵權訴訟在法院中還在繫屬，可以請求舉發審判。當決定專利有效性的流程由上述兩種方式進行時，對所有涉入的當事人會有重擔且有日本專利局與法院可能會做出不同的結論之關心。當侵權訴訟在法院處理時，須補充法院的技術知識，因為法官可能沒有足夠的或是任何技術背景。

（待續）