101年1月號 道 法 法 訊 (237)

DEEP & FAR

美國發明法案(America Invents Act)：

全面性專利改革現今被簽署成法律

James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, 

Ryan H. Flax, Charles E. Miller

林 忠 專利二組副主任

‧      清華大學工程與系統科學系

公開揭露與一年的優惠期(Public Disclosures and One Year Grace Period)

發明人在發明公開揭露之後提出專利申請將不再有原則上一年的優惠期(a general one year grace period)。取而代之的是，他們將僅有與他們自己的公開揭露有關的個人一年優惠期(a personal one year grace period)。35 U.S.C. §102(b)(1)(A)。

如果公開揭露是由具名的發明人(包含任何共同發明人)在一年的優惠期內所做出，或是由向做出該公開揭露的非發明人(直接或間接)揭露該發明之發明人所造成，則該公開揭露將不會成為與所請發明有關的先前技術。35 U.S.C. §102(b)(1)(B)。

除此之外，如果(1)揭露內容是源自於發明人或共同發明人、(2)實質內容(subject matter)先前已經被發明人或共同發明人或從發明人或共同發明人處得知該實質內容的他人所公開揭露、或(3)被揭露的該實質內容和該所請發明係由相同實體所擁有，或係不晚於該所請發明有效申請日而受有讓渡予相同實體之義務，則出現在專利申請案和專利中的該揭露內容不會成為所請發明的先前技術。35 U.S.C. §102(b)(1)(C)。

一但發明經公開，其便是隨後美國專利申請案之先前技術，除非發明人或共同發明人能事後宣誓他們自己頂多一年的先前揭露。除此之外，如果一個所請發明的發明人或共同發明人已經在先前專利或已公開專利申請案的有效申請日之前公開實質內容，則該先前專利或已公開專利申請案並不會是該所請發明的先前技術。因此，一個發明的公開可以變成一個在整體專利策略中更有價值而用以避開競爭者專利之工具，同時其保有了追求美國專利保護的權利。然而，在此策略的一個重要考量係於多數外國中缺少了相似的一年優惠期間。