101年1月號 道 法 法 訊 (237)

DEEP & FAR

日本專利法規之專利期限延長

制度及近期司法判例綜覽(十五)

徐佳琨 專利工程師

· 大同工學院機械工程學士

· 台北大學法律學士

3. 近期關於撤銷日本專利局訴願決定的司法裁決的回顧：

(1)請求撤銷訴願決定：第12個判決(2008年行け第10458號判決)：

~有關專利法第67之3條第1項第1款所作的判決：

在請求撤銷訴願決定(第12個判決)的這個訴訟中，智慧財產高等法院聲明，在考量了專利法第67之3條第1項第1款的要件中，被詮釋為有關在專利期限延展(專利法第68之2條)後之專利權的效果範圍的現有標準，｢一個問題點即關於何種範圍是一延展的專利權期限的效果所涵蓋，而其期限之延展係由於之前的核准處分，並不總是直接相關於是否一行政命令明定的行政處分被要求實施已准專利。更確切的說，以本案而言，在評價將專利期限延展登記申請駁回的訴願決定是否正確的案例中，評價此申請是否符合日本專利法第67之3條第1項第1款的要件是必要的，而此法規正是審查決定(訴願決定)中駁回的基礎｣。因此，智慧財產高等法院由於訴願決定中錯誤的判斷而撤銷該訴願決定。

為了讓審查員(訴願審查員)駁回系爭申請案，必須證明(1)收到了｢由行政命令明定的處分｣不會導致禁令之解除；或(2)｢由行政命令明定的處分使禁令撤銷｣的行為並不包含在｢行為屬於系爭專利的實施｣。換言之，只要有上述該當要件的事實在訴願中未被證明，就不可能依據日本專利法第67之3條第1項第1款作成駁回預定的專利期限延展登記申請之判斷。

｢當事人間對於在先處分中所提出的在先藥品不在本已獲准專利的發明範圍內並不爭執，且一個收到此在先處分的人既非系爭專利權利人的原告，又非專屬或登記非專屬被授權人。再者，先前藥品的製備或是其他相關作為，在先處分解除了其禁令，並不相當於系爭發明的實施。本案中，在先處分雖然存在，然而，其與一在收到了在先處分時，禁令即解除的行為落入系爭發明的範圍，且對應於系爭已准專利發明的實施，找不到關聯。故而在先處分的存在對於作為系爭發明的專利權人的原告在為一個落入一已准專利發明的範圍的藥品，在未獲得依藥事法取得的預先核准的前提下，不能實施系爭發明的這個法律狀態的撤銷，並沒有任何的影響。系爭已准發明專利的實施中，在先處分的存在並不構成可以免去收到‘由行政命令明定的處分’(此係指本案中基於藥事法的預先核准)之必要的理由。｣(待續)