100年12月號 道 法 法 訊 (236)

DEEP & FAR

申請專利範圍之撰寫（七十六）

蔡馭理 專利師

‧臺灣大學電機學士

‧臺灣大學電機研究所

§39-II　主張方法和產品；製造一非顯而易見產品的顯而易見方法（Claims to Both Method and Product; Obvious Method of Making an Unobvious Product）

        Kuehl案在此方向似乎相當地強硬：Kuehl已發明並取得一新化學化合物的家族，沸石X之純產品申請專利範圍的核准；現在他想要主張分裂汽油步驟，其包含單一步驟（參見第36節）"接觸一碳氫化合物‧‧‧"所申請專利範圍6之組合物：（參見來日第46節，關於依附項跨越法定類別）。該單一步驟"接觸一催化劑"十分古老（參見來日第42節，關於化學方法申請專利範圍，及56節，關於新用途申請專利範圍），但新穎性可存在於對一新物質執行該方法，因為他事實上是一新方法（參見第36節）。習用技術教導所有以此一般型沸石的手段來分裂石油而申請人並未展示任何來自使用此特殊沸石的特別的優點或不可預期的效果。因此，若將申請人於Larsen案中核准的沸石X給予熟習於本技藝人士，他將立刻知道如何處理它。但Kuehl案中關鍵點在於，未給予熟習於本技藝人士沸石X；沸石X對於申請人並非習用技術，而如同美國聯邦法典第35號第103條所言，吾人必須在"該發明被做成的時點"來看習用技術，以決定顯而易見性。

        在Kuehl案中，法院未說明，當或在什麼情況下，一非顯而易見化合物的製造方法或使用方法會是顯而易見的，前一期所引述的手冊章節亦然。然而，其被先前第33節討論的案例中處理。若其使用一新物質或一舊物質，其用途在所主張的方法中會是非顯而易見的，則一方法申請專利範圍可能是可專利的。但一使用傳統方法及傳統物質來製造一新穎物質的方法將是顯而易見的。

摘要：

早先，專利局對於"製造一可專利產品或化合物的顯而易見方法"之方法申請專利範圍之古典核駁已被推翻。