100年12月號 道 法 法 訊 (236)

DEEP & FAR

智慧財產訴訟改變的面貌(七)

鍾國誠 專利一組副主任

‧台北工專工業工程學科

‧台灣大學應力研究學所碩士

‧台灣大學應力研究學所博士

在雙方再審查中，非為挑戰者即是專利持有人（請求人）可以基於其它專利或文獻（先前技術）而尋求專利的再審查。請求人提出再審查的請求。在那提出的三個月內，專利暨商標局必須做出決定：所提交先前技術是否建立專利性的新實質問題。如果是，則專利暨商標局命令專利的再審查。專利擁有人可以在該命令的兩個月內提出處理該先前技術和任何所建議修改的書面陳述。如果第三當事人請求該再審查，則那當事人可以提出對於專利擁有人陳述的回答。雖然單方審查程序可以在專利擁有人和專利暨商標局之間繼續，然而，在回答的提交之後，該第三當事人不可以進一步在該單方審查程序中主動參與。無論如何，該第三當事人將被提供在繼續審查程序期間所發出後續審定書的副本。

專利性沒有新實質問題的裁定是最終的且不可訴願的。然而，對於專利擁有人的不利判決則可上訴到專利訴願暨競權委員會（Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI)），以及然後經由上訴到聯邦巡迴法院的司法審查。

如上所反映的，由於熬過再審查的專利在後續的訴訟中將經常是更難以挑戰的，單方再審查對專利持有人而言比第三當事請求人是更為有利的。而且，即使限縮請求項來避開先前技術，請求項可以被修改以在第三當事人的技術上依然讀出。就專利權人而言的一個缺點是再審查的平均時間長度（大約要34.9個月）。