100年12月號 道 法 法 訊 (236)

DEEP & FAR

美國發明法案(America Invents Act)：

全面性專利改革現今被簽署成法律

James W. Brady, Jr., Jeremy A. Cubert, Ryan H. Flax, 

Charles E. Miller

林 忠 專利二組副主任

‧      清華大學工程與系統科學系

於2011年9月16日，美國總統歐巴馬將全面性專利改革法案簽署成法律，其對美國專利法(35, U.S.C.)造成了巨大的改變。隨著該法案(Leahy-Smith America Invents Act)的各式章節生效，更多的改變即將來臨。本篇文章將指明並簡短討論較重大意義的改變。也許，最需要注意的是，該法案將用專利先申請制度(first-to-file a patent application system)取代專利先發明制度(first-to-invent patent system)，且其將引進新的專利核准後程序(new post-grant proceedings)以在新創立的美國專利商標局專利行政審理及上訴委員會(newly-created administrative Patent Trial and Appeal Board (PTAB) of USPTO)中挑戰專利。

新法的目標(Objectives of the New Law)

該法案最主要的目標是全球專利的調和。此調和的關鍵是改變成專利先申請制度(從頒布後18個月有效)及使特定外國活動成為美國專利申請案的先前技術。

另一目標是在於專利品質的改善。因此，鼓勵獲准前第三人對美國專利商標局的提交(pre-grant third-party submissions to the USPTO)，創立全新的獲准後審查程序(post-grant review process)，及建立新的多方複審程序(inter partes review procedures)。這些程序為挑戰專利申請案及已核准專利的有效性提供了新的途徑。

先申請取代先發明(First-to-File Replaces First-to-Invent)

在新法下，提出專利申請決定了優先權(priority)，(即會被賦予專利之第一發明人，the first inventor entitled to a patent)，而並非是否為實際上最先構想出此發明之人。然而，如果第一申請案申請人(the first-application filer)從第二申請案申請人(the second-application filer)衍生出該發明，則優先權仍可給予最先真正發明人(the first true inventor)。這些改變將會在法案頒佈後18個月或2013年3月15日生效。

在先申請主義下，原則上發明人將不再有能力對先前技術做出回溯宣誓(swear behind)，即建立早於相應專利案申請日的實際發明日期，而將以其申請案有效申請日為優先權取代之。類似於回溯宣誓的程序仍可在一些適合的案件中適用，例如依據新的第102(b)及(c)條項(new subsections 102(b) and (c))，其從專利和申請案中移除，使免於先前公開揭露，該專利和申請案係被相同一方所擁有或有讓渡予相同一方的義務。