110年十一月號 道 法 法 訊 (355)

DEEP & FAR

在審查進步性時應如何確定所請發明與先前技術中揭露的發明之間的差異？

Nippon Suisan Kaisha, Ltd. v. BASF AS，案件編號2018 （Gyo-Ke）10027（2019年1月28日作出的判決）

黃郁靜 專利工程師

‧陽明大學物理治療系

‧陽明大學生物藥學所

BASF的系爭專利的更正後請求項1如下：

  一種在一海洋油脂中減少環境汙染物含量的方法，該海洋油脂為可食用或用於化妝品，含有該環境汙染物的該海洋油脂之特徵在於該環境汙染物選自由一溴化阻燃劑及PCB所組成的群組，且該方法包含以下步驟：

  -從外部將一揮發工作流體加入該海洋油脂，其中該揮發工作流體包含一脂肪酸酯、一脂肪酸醯胺及一游離脂肪酸的至少其中之一，以及

  -使具有該加入的揮發工作流體的該海洋油脂經歷至少一次剝離處理步驟，其中該剝離處理步驟是在150及270℃之間的一溫度進行，且存在於可食用或用於化妝品的該海洋油脂的環境汙染物的一含量，隨著該揮發工作流體而自該海洋油脂分離。

    本案中的主要爭點之一涉及在審查進步性時應如何確定所請發明與先前技術中揭露的發明之間的差異。IPHC對這個問題的答覆如下：

在JPO的第二次判決中，JPO首先認定，在系爭專利的更正後請求項1與先前技術2 (p.a.r. 2)中揭露的發明之間存在的兩個差異在於 (1)儘管在p.a.r. 2中揭露的發明涉及一種在鮭魚頭油中去除膽固醇的方法，其包括將膽固醇及亞油酸一起從鮭魚頭油中分離的步驟，但不清楚該海洋油脂中是否含有溴化阻燃劑或PCB、該發明是否包括將環境污染物與加入的亞油酸一起從鮭魚頭油中分離的步驟、以及亞油酸是否對應於所請的揮發性工作流體；以及

(2) 前者指明了進行剝離處理步驟的溫度，而後者沒有指明。

基於上述認定，JPO判定系爭專利更正後的請求項1並非容易思及，因此具有進步性。