作者:蔡清福

專利制度及專利法(46) 優先權(上再續)

9. 美國專利法第120條係規範內優先權(inner priority)相關之一種制度。按,一般所謂之優先權係國際優先權。詳言之,於A國申請專利後,在一年或半年內,可因主張優先權而在B國申請具有優先權之專利。相對而言,所謂內優先權係指,兩案俱在內國申請,而後案在一年或半年內,因主張優先權,而享有前案較早申請日之利益,此種制度常與臨時申請案相結合而爲適用。

美國專利法第120條所規範者,則為異於國際優先權與內優先權兩者之一種制度,因:

A. 發生於內國,故與國際優先權不同;

B. 其爲CA(延續案, continuation application)、CIP (continuation-in-part)以及去年始正式運作之 provisional application 之重要法源。按,臨時申請案係指發明人已然掌握發明之核心,然為確保較早申請日,而於專利說明書尚未完美就序前,先以粗略之文圖搶先掛號。理論上,後補之資料僅係在補實臨時說明書之程序或形式缺失,至就實體部分所為之增修,於有變更實質內容之際,允不宜仍許之主張原來之優先權日。然或因有否變更實質內容難明及/或法律爲獎掖原發明人,法律常不錙銖必較於後案之實質內容是否雷同於臨時申請案者!申言之,正式申請案之範圍常較諸臨時申請案者為廣。

C. 主張時間不限於一年或半年,可長達數年,故與國際優先權與內優先權俱異;

D. 內優先權尚有一種應用情形,如於大陸先申請新型,嗣因欲以發明申請之,則申請人應於新型獲准前,申請發明並主張新型之優先權日。此種制度與我專利法第一百零一條因改請而援用改請案之申請日,有以下之不同:

a. 內優先權不限申請類別,即發明人仍可主張他一發明案之優先申請日;然改請案必以法定專利類別之轉換,由法律透過特別規定而准許改請案申請日之援用;

b. 內優先權之期限常有一定限制,例如德國欲取得申請日必須用德文以及其他必備書件。如於4月1日文件始到達德國代理人手中,但需於4月2日取得申請日,則如圖式包含足夠之訊息,德國代理人得以英文說明書充任臨時說明書,俟譯妥德文後,始正式提出德文本說明書並主張英文臨時說明書之優先權。此種作法,常有一年或半年之限制。但我專利法第一百零一條之改請援用原申請日,則無此限制。

綜言之,美國專利法第120條之要件簡單分析如下:

A. 已依112條(國內案說明書揭露要件)或363條(指定美國之國際申請案準用國內案規定)之規定方式爲揭露;

B. 先前已在美國提出申請;

C. 由該申請在先申請案具名發明人(等)所提出發明專利之另次申請,即兩案發明人需相同;

D. 在第一申請案或類似享有第一申請案申請日利益之申請案(CA、CIP或provisional application(PA)在所不問)核准、放棄或程序終結前,提出該另次申請;

E. 該另次申請申請案包含或經修正而包含提及較早申請案之特別陳述者。

如備具前述五要件,則該另次申請將有猶於該較早申請案申請日提出申請之相同效果。換言之,於此情形,該另次申請可主張較早申請案之申請日,需再次提請注意者,乃本條可充任CA、CIP及PA之法源。