100年11月號 道 法 法 訊 (235)

DEEP & FAR

申請專利範圍之撰寫（七十五）

蔡馭理 專利師

‧臺灣大學電機學士

‧臺灣大學電機研究所

§39-I　主張方法和產品；製造一非顯而易見產品的顯而易見方法（Claims to Both Method and Product; Obvious Method of Making an Unobvious Product）

        1974年以前，儘管物件或化學物品本身可能可准專利，一"僅止於生產一物件、產品或化學物品之顯而易見方法"的申請專利範圍是不可專利的。

        在1974年4月，當遭In re Kuehl駁回後，專利局放棄Larsen審查，或至少該前論的審查的在前解釋。手冊目前為：

        706.03(q)　顯而易見方法

鑑於美國關稅和專利上訴法院的決定，方法申請專利範圍不應再以一旦該製造出的物件或組合物被構思，任何熟習本技藝中之人會立即想到其製造方法的理論被駁回，In re Kuehl, 177 U.S.P.Q. 250 (C.C.P.A. 1973)。

然而，即使製造出的產品係可專利，一方法可能不可准專利，In re Kanter, 158 U.S.P.Q. 331(C.C.P.A 1968)。於一原本慣用方法中使用新起始材料的單純替代，在製程本身中如缺乏一些非顯而易見結果，很可能是顯而易見的，In re Kanter, 158 U.S.P.Q. 331 (C.C.P.A. 1968)；In re Neugebauer et al. 141. U.S.P.Q. 205 (C.C.P.A 1964)；Corning Glass Works et al. v. Brenner, 175 U.S.P.Q. 516(D.C.Cir. 1972)。

然而，根據In re Schneider et al., 179 U.S.P.Q. 46(D.C.Cir. 1973)，在一製程中，特定礦油的使用被認為是重要的。

        這些案例已按照Kuehl案的理論被決定（參見第36節）。Kuehl提出允許所有申請人選定之法定類別的申請專利範圍的自由哲學。

        正如法院指出，若化合物申請專利範圍被允許，用途（或製造）申請專利範圍的方法附加價值不高，因為化合物申請專利範圍涵蓋任何製造方法及任何使用方法。因此，允許主張特定的製造或使用方法實際上並沒有增加專利的範圍。但增加了公眾獲利，因為允許該等申請專利範圍有增加專利中揭露量的趨勢，及就如何製造及如何最有效使用的明確細節，以提供方法申請專利範圍較佳的支持。

        雖然法院沒有許可，且事實上明確地駁回，一本身法則：產品可專利性永遠提供方法可專利性，很難想像若化學物質X係非顯而易見的情況下，任何製造一非顯而易見事物的方法會是顯而易見的。這是Larsen案中，不同意一方所強烈支持的論點。