100年09月號 道 法 法 訊 (233)

DEEP & FAR

如果更正複數個申請專利範圍的請求

是在專利異議審判時提出，是否該在

各申請專利範圍判斷更正？

－2008年7月10日最高法院第一小法庭判決([Gyo-hi]318/2007)－

尹懷哲 專利工程師

‧中原大學心理學學士

‧佛光大學政治研究學所碩士

（續上月）

（2）更正

儘管對專利異議在JPO懸而未決，X仍請求以下專利更正（以下「更正」）。

內容更正

更正（a）：關於申請專利範圍第1項（X主張它是「申請專利範圍的限縮」）。

更正（b）：關於申請專利範圍第2項（X主張它是「模糊描述的澄清」）。

更正（c）：關於申請專利範圍第3項（X主張它是「描述上表面錯誤的更正」）。

更正（d）：關於申請專利範圍第4項（X主張它是「描述上表面錯誤的更正」）。

（3）JPO決定撤銷專利

JPO認定更正不能接受，而決定撤銷該專利（下稱「決定」）。

「決定」的理由主旨如下：

－更正（b）並非旨在「申請專利範圍的限縮」，“在敘述的錯誤或不正確翻譯的更正」或「模糊描述的澄清」，而實際上擴大了申請專利範圍，所以不符合更正條件。因此，包括更正（b）的更正是不能接受的，而不需要對其他申請專利範圍的更正判斷。

－根據更正前申請專利範圍的敘述，該發明不具有進步性（專利法第29條第2項）。X對高等智財法院提出訴訟，根據「決定」沒有判斷相對於更正（a）、（c）和（d）之更正條件，而主張撤銷「決定」。