作者:吳冠賜

專利前案之比對與專利侵害之鑑定(中)

肆、相關問題之解決建議

(1) 專利前案之比對。專利前案之比對場合非常之多，以發明人而言，其對發明背景資料之調查結果亦需做前案之比對；以專利工程師而言，如何替客戶避開先前技藝撰寫一份好的專利說明書，亦涉及專利前案之比對；以專利審查委員而言，其所有之業務更幾乎是為了專利前案之比對，例如專利分類是為了檢索前案方便，而檢索前案其本身就是專利前案之比對，核駁審定時引證資料之提供，異議案、舉發案之證據比對亦均屬專利前案之比對。

因此，專利前案之比對可以說是發明人、專利工程師及專利審查委員所最常碰到的基本問題，此一基本問題不能解決則整個專利界之水準無法提升。欲解決此一基本問題，首先必須建立正確的基本觀念，認清專利前案之比對是以「熟悉該項技藝之人士」做為水平，而非以社會一般大眾或專業博士教授做為水平，此亦係專利不同於商標之一大特徵。商標之比對係以一般社會大眾做為水平，此等比對之標準不同會造成不同之結果，特別是在同一性之比對(不涉及進步性)時，專利要比商標嚴格(即在商標已構成相同但在專利仍未構成相同)。

例如，國內已核准之鞋底新式樣專利有數百件之多，該等鞋底之形狀、花紋或色彩在專利上不具備同一性，因為凡熟悉該項技藝之人士皆有辦法區別其不同，故各取得其新式樣專利。但如將該等鞋底製作成商標圖樣申請商標時，除了最先申請者之外其餘的均將被核駁(構成近似)，因為社會一般大眾無法區別(或有困難)該等鞋底圖樣之不同。

其次，必須瞭解專利前案之比對除了同一性之問題外尚有進步性之問題，此係發明及新型專利所特有。專利法第2條第5款所規範的就是發明進步性之問題，專利法第96條第5款所規範的就是新型進步性之問題，但新式樣專利則無相當條文之規定。關於進步性之比對應注意下列數點：

(1)進步性與成本高低或是否賺錢無絕對關係，凡發明創作可省錢、省電、增加效率、堅固耐用、減少污染、生產快速、操作簡單……等等，只要具備其中一項即可認為具進步性；

(2)判斷是否具進步性亦係以熟悉該項技藝之人士為水平；

(3)如係審查委員欲以不具進步性(顯而易知未能增進功效)為核駁理由時，一定要附引證資料以做為比對說明之基礎。

(待續) (吳)