作者:吳冠賜

專利前案之比對與專利侵害之鑑定(十六)

壹、專利前案之比對

專利前案之比對係指專利審查時引證案(前案)與申請案(後案)技術內容之比對，究應如何比對向來爭議頗多，有認為應就申請專利範圍做比較，有認為應就說明書(含詳細說明與申請專利範圍)做比較。惟就專利前案之比對係在查明申請案是否具可專利性之目的的觀察，很明顯的專利前案之比對應以申請案之申請專利範圍與引證案之說明書做比較，亦即在前案之比對時引證案詳細說明中與申請專利範圍中所揭示之技術，均同樣地被視為先前技藝並以之與申請案之申請專利範圍做比較。

貳、專利侵害之鑑定

專利侵害之鑑定係指仿冒糾紛發生時仿冒品(或方法)是否侵害專利權之比對。究應如何比對亦見各種版本，有以仿冒品與專利品做比較者，有以仿冒品與專利說明書做比較者。惟就專利應被認為是發明者與社會公眾之間所締結之契約而言，專利權效力所及之範圍即應由申請專利範圍之文字來解釋，亦即專利侵害之鑑定應將仿冒品與發明之申請專利範圍做比較。

参、相關問題之現況

有關問題中最常犯之謬誤大致有下列數種：

       (1)不知如何比對前案， 例如引證案之詳細說明書揭示 ABC 等三種發明技術，但於申請專利範圍僅主張 C 技術之專利；待審查之申請案係於申請專利範圍主張 A 技術專利，而審查委員比對二者之申請專利範圍認為 C 技術不同於 A 技術，於是准申請案專利。

      (2)將專利前案之比對混淆成專利侵害鑑定 ，例如異議案之審查，要求異議證據需與被異議案完全一樣方判定異議成立，忽略了進步性之問題；按異議係可專利性再審查之問題，並非專利侵害之問題。審查時不限於同一性(新穎性)之判斷，尚需兼顧進步性之判斷。

      (3)不知如何鑑定專利侵害， 例如將發明品與仿冒品相比對，看似相同即認定有仿冒行為，未將仿冒品與申請專利範圍所界定之專利權相比對。事實上仿冒品與發明品即使形狀構造裝置完全一樣，也不一定侵害專利，因為發明品可能未依專利權實施。此時仿冒品雖相同於發明品，但既均未依專利權實施，仿冒品亦可能不侵害專利權。(吳)待續