100年08月號 道 法 法 訊 (232)

DEEP & FAR

智慧財產高等法院近來判斷

進步性步驟趨勢

（出自YUASA AND HARA INTELLECTUAL 

PROPERTY NEWS）（續）

張煜偉 專利工程師

‧中央大學電機學系

‧中央大學電機研究所碩士

2.在判斷動機之存在時所應考慮的因素

日本特許廳之審查指南列出了下列在（ii）的判斷動機之存在所應考量之因素：（1）技術領域之間的相關性；（2）問題間的共同性；（3）操作與功能的共同性；以及（4）包含在先前技術發明中的建議。應該瞭解的是，不僅只考量「相關性」與「共同性」的存在，而且考量其程度。

即使動機的存在由上述（1）到（4）所初步斷言，當（5）有避免先前技術發明的結合之理由，或是（6）本發明具有顯著的操作與功效，則本發明被判斷不容易實現。

在因素（1）至（4）項中的事實（其建議動機的存在）就是作成本發明缺乏進步性步驟評估之基礎。相對地，在元素（5）與（6）項中的事實則是防止此類評估的事實。這些事實共同評估動機是否存在。雖然有影響的事實在多數情況下落於（1）至（6）項任一，但（1）至（6）之外的因素可以列入考量。

上述架構一般由法院確認。

3. 對於進階創造性步驟程度的考量

對於上述的架構，有些人表達了他們考量該技術領域之間的關聯性似乎太過被著重；如果次要先前技術發明或技術廣為人知，則動機的存在會太輕易被斷言；以及在某些情況下，雖然考量動機的存在是適當的，但透過設計問題的途徑，進步性步驟的存在被否認。