作者:蔡清福

專利制度及專利法(16)  實用性(下)

三、二探

美國專利法第 100(b) 條款：所謂「製程」(process) 係指過程 (process)、技藝 (art) 或方法 (method)，並及已知製程、機器、製品、合成物或材質之新用法。所謂「技藝」，美國各級法院皆解為實質上等同於製程或方法。

依前揭美國專利法第 101 條之規定，原則上，發現新而有用之「物事」者，得就之獲取專利；同法第 100(b) 則稱所謂「製程」及於已知「物事」之新用法。雖不免稍有錯置之覺，如「製程」如何包括及於製程 (或材質等) 之新用法而無語文邏輯錯誤，然依該兩法條，吾人可發現：

1. 發現本身亦得為專利標的，所謂發現係指就世上已存之物事發而現之，而有別於發展世上未存之物事，以使世人明白之發明。

2. 得為發現標的之物事，包括製程、機器、製品或合成物。話雖如此，然嶄新製程、機器、製品或合成物之發現，殊少發生。蓋此等物事甚少先存，縱有先存，如無「工業上重製性」，亦無專利保護之可言。所謂工業上重製性，其直/間接法源，在我國為第 60(104) 條三款，說明書應避免使「實施」為不可能/困難之(不)記載；在美國則為第 112 條，說明書之記載，應使熟習於本技藝之人士能製造並使用該發明。自另一角度觀之，該經發現之物事，非極簡單，如石斧，即甚困難，如長城或金字塔之建造方法；前者常無專利價值可言，後者常難探其究竟，以滿足所謂之「工業重製性」，故亦難獲專利保護。如具「工業上重製性」，一般言之，以現今科技檢視古代物事，而仍舊貫之情形，應不多見。縱亦有之，該古物事既於現世並無公知公用可言，自得具備原則上之專利要件。綜言之，此種法規範惠而不費。我專利法雖未明文發現亦得為專利保護途徑之一，然縱吾人認我專利法亦應如美國法之此種規範而為解釋，君可得尋出專利法文上之反對規範？

3. 物事中之製程、機器、製品、合成物或材質之新用法 (§100(b)) 皆係所謂「製程」，故吾人如發現各該新用法 (§101)，原則上吾人亦得就之獲取專利。於此，我國法則與美國法有絕大區別。蓋依我專利法第 41 條，除化學或醫藥品外，物品新用途之發現皆在不許專利之列。發明不許之，新型如何？習法者之直覺反應有二，即法未明禁，即屬可許；及法未明許，且第 41 條已有所禁，性質近乎等同之新型無理由許之。姑不論法理背景或法正義，「識時務者」，應以後說是瞻。衡平而論，物事之新用法於被「揭明」之前，猶如世間未有。今發明人既將之帶來世上，與傳統意義之發明，並無二致，實無拒准專利之理由。往昔懷於侵害公眾既有權利或原發明人權益之顧慮應值檢討，蓋物事新用法之值得獎勵，不應劣於調和各方權益之技術性考量。

4. 前揭美國 §100(b) 及 §101 結合而觀，更可明所謂「實用性」僅需「有用」即可。縱使物事已有既定用途，其新用法本身，縱極微不足道，亦已符實用性之有用要件。

四、結論

實用性之基本問題與癥結已略如上述，理論或易瞭解，實用之際或難免迷惘，此則有賴實戰之際細予體會耳。(蔡)