作者:吳冠賜

部分項目之專利

壹、法條規定

專利法施行細則第十九條規定:「專利申請案申請專利範圍有部分項目不合專利規定，經限期通知刪除、修改或合併而專利申請人不予照辦者，專利局得僅就可予專利之項目給予專利。專利申請人就未准專利之項目請求再審查或提起訴願者，俟該部分確定並修正專利說明書後予以公告」。

貳、立法原意

該條規定之立法目的在保護及優惠發明人。對一個經審查具有可專利性之發明，而其申請專利範圍有一部分項目合於專利法之規定，有一部分項目不合於專利法之規定時，專利局應依次為下列行為:

1. 限期通知申請人為刪除、修正或合併 (非逕予全部核駁)。

2. 申請人如不照辦則就修正後之申請專利範圍給予專利。

3. 申請人如不照辦，得僅就可予專利之項目給予專利。

此條之規定顯然對申請人較為公平，因申請人即使不照專利局之通知為刪除、修正或合併，專利局仍應盡可能裁量就可予專利之項目給予專利，而非全部核駁。在此需特別強調申請人不願照辦為刪除、修正或合併有其特殊用意，因為刪除、修正或合併掉之項目即不得再有所主張，全部喪失救濟之機會，此比被核駁更嚴重 (核駁尚有救濟平反之機會)，故申請人確有難以照辦之隱痛。

参、主管機關之執行

主管機關在通知申請人為刪除、修正或合併，而申請人不照辦時，實務上主管機關皆就整個專利案全部核駁，數十年來從未依專利法施行細則第十九條之規定給予部分項目之專利，其所以從未給予部分項目專利之理由大致有下列數點: (1) 不照辦刪、修或合併就是刁民，故應全案核駁； (2) 目前無部分准專利部分不准專利之審定書； (3) 准的部分應公告，不准之部分不應公告，而專利說明書如何分割公告與不公告，執行頗有困難。

肆、建議

部分項目專利之給予規定，事實上對申請人非常有利也非常合理，申請人取得部分項目專利先吃下一顆定心丸，僅就未取得專利之部分請求再審或訴願，壓力與風險大大的降低。但是如此良好美意之規定，卻從來未被引用執行過，說穿了只是主管機關怕麻煩，絕非該條規定窒礙難行。筆者殷切的盼望有朝一日能看到一位有特殊勇氣的專利審查委員能克服萬難發出一張准予部分項目專利之審定書，為數年來未曾被「合法」對待過之發明人，重燃一點希望之火苗。(吳)