作者:蔡清福

專利制度及專利法(14) 非顯而易見性(F)

2. 有下列情事，即屬非顯而易見要件之滿足:

A. 有 (a) 均等代替；(b) 比例、位置、尺寸、程度或形式之改變；或 (c) 化合物、元件或步驟之改變，而此替代或改變已導致非相稱、非預期、非尋常或令人驚訝之結果；

B. 與習用技藝相較，系爭發明屬全然不同領域；

C. 習用技術所引導或啟示者，異於系爭發明；

D. 系爭發明所獲者遠優於先前技藝之所獲；

E. 為使發明成功所必需之特定 (臨界, Critical) 限制、比例或條件；

F. 系爭發明具相乘效果。質言之，化合物、元件或步驟相加之合成效果逾所預期；

G. 系爭發明滿足/解決業界長久以來之需求/問題；(Graham v. John Deere Co.)

H. 系爭發明獲致商業成功 (commercial success)；

I. 系爭發明已受抄襲；

J. 習用技術並未啟示得結合兩技術以獲系爭發明。

3. 基於四1. & 2. 之列舉，吾人謹為如下之析論:

A. 四1. 中所列各情事，皆冠以「僅」字。異言之，如非純屬各該情事，即非必屬顯而易見；

B. 四2. 中所列各情事，多有名為「第二次考慮」(secondary consideration) 者。其中 H 款所述商業成功，各法院所採態度不一。有認屬重要考慮因素者，亦有認屬「會議主席」性質者。伸言之，唯於正反意見及力道均衡時，如有商業成功之情形，系爭發明即屬非顯而易見；

C. 如有優越性、臨界性或相乘性 (如 2.D、2.E 或 2.F) 之情事，而懼解說或仍遭審查委員質疑時，則可以宣誓書 (37C.F.R. § 1.132) 釋明該情事，如此即可通過本要件之檢驗；

D. 2.J. 情事與後見之明息息相關：雖該系爭發明縱於外表上，確係揀選 (pick and choose) 自習用技術，然如「發明」或申請時之技藝水準 (state of the art) 並未有如該「揀選」方式之啟示，則亦不應據之而為核駁，庶免後見之明 (hindsight) 之議。

4. 結論:

A. 以上所列/所陳皆涉理論層次探討，平日留心專利知識之汲取者閱之，應可得其底蘊；

B. 前述既僅理論層次之探索，難免抽象而不確定，例如，何種情事始符有「揀選」方式之啟示？縱如四1.中之簡易語言，何謂「僅」字，似亦非即可明朗；

C. 據前所述，美國有關非顯而易見之諸多標準頗稱明確，其審查委員審案之際，遂較能為客觀論斷；

D. 我國目前初審委員常為特約，往往不能區辨新穎性與非顯而易見性。就此而論，學者專家應負大部分責任，蓋學者專家有時不自覺四處傳播錯誤知識，此則有待來日細論。(蔡)