100年06月號 道 法 法 訊 (230)

DEEP & FAR

範圍過廣請求項可因缺乏可實施性

(enablement)導致無效                          

吳佩玲 專利二組主任

．台灣大學農藝系學士

．台灣大學農藝所碩士

             ~續

然而，可實施性並未被排除，其中需要 “合理的” 例行實驗量來實施請求的發明，而如此之實驗必不可是 “過度的”，引 Wands, 858 F.2d at 736-37 為證，以下是在裁定揭露內容是否需要過度實驗時，法院可能考量的因素：

(1)必須的實驗量，(2)指導方針或指南提出的量，(3)實作例的存在或缺少，(4)發明的本質，(5)先前技術的情況，(6)本領域中的相關技術，(7)技術的可預測性或不可預測性，以及(8)請求項的廣度。

地方法院裁定八個Wands因子中的七個衡量後有助於需要過度實驗以實施整個請求項範圍的判定。

法院與地方法院在‘373專利的說明書僅描述滲透劑型且未提供對本領域中具有通常知識者而言充分的指導以實施如所主張的非滲透劑型上的意見一致。

法院提到Alza甚至承認本領域中具有通常知識者將會被要求從事反覆嘗試錯誤的過程，甚至借助於專利說明書以實施所主張的發明。

如法院的聲明 “在此案例中，ALZA成功地向地方法院爭辯請求項包含了滲透與非滲透劑型兩者。然而，ALZA的專利說明書並不能據以實施請求項的整個範圍，即，具有上升釋放率的非滲透口服劑型。反而是，基於試驗量明顯且令人信服的證據、缺少說明書指導、無有效的實施例、以及請求項廣度的明顯且令人信服的證據顯示‘373專利說明書無法使本領域中具有通常知識者據以實施並使用具有上升釋放率的非滲透口服劑型。因此，主張的請求項不符合據以實施的要求，見Auto Tech, 501 F.3d, 1285。”

記得，任何專利中總是期望授予申請案最廣的請求項，在申請時，任何人必須確認最廣的請求項可藉由說明書來實施。

      ~完