作者:蔡清福

專利制度及專利法(13) 非顯而易見性(中)

三 美國法

        仔細檢閱前揭美國法條，吾人可發現/應注意:

1. 熟習於本技藝之人士 (one skilled or having ordinary skill in the art.)：此種假想人幾乎伴隨專利事件一生。蓋准駁以之為據，判定權利範圍亦以之為依。質言之，專利權之發生、行使與消滅，莫不與之息息相關。專利三要件中之非顯而易見性，亦以之為根本之判斷基準，故有必要就其意義稍加闡述。綜言之，此種假想人，係在相關領域 (pertinent or relevant art of field) 從事相當時日，智識雖屬尋常，然得運用平凡之匠思以克服在工作上所遭遇之一般困難者。

2. 所謂「發明之方式」，係指如經由意外發現、偉大天才或冗長試驗而得發明等，雖勞心勞力之程度或有天壤之別，然其同為發明則一，不應發生差別待遇或予異樣眼神。

3. 假想人之比較時點係「發明時」，此處亦係展現「先發明主義」之痕跡，不妨與我首揭法條「申請前」並列觀察。

4. 本條二項之適用機會不多，因本條項之適用條件為 A. 專利標的屬第 102 條第 (f) 或 (g) 項；以及 B. 於發明時，涉案標的與引證發明由同一人擁有或應讓予同一人。質言之，此時引證發明之發明人身處「假想人」地位，即其僅為所屬領域具尋常技能者，然卻有該引證發明之發明。仲言之，於斯時際，如引證發明之發明人認涉案標的係屬顯而易見，涉案標的之可專利性亦不受影響。雖本條項待探究者仍多，以其適用機會並非頻繁，權且就此打住。

四 綜合評論

非顯而易見性 (non-obviousness) 或進步性 (inventiveness) 為專利三要件中最值得探討／瞭解者，蓋以其難而繁故也。所涉之人為「假想人」、時為「發明」或「申請」時、物為「涉案標的」與習用技術、而事則為「涉案標的整體是否顯而易知」？

通說雖可能終將被推翻，然至少可提供吾人產生岐見之起點。為助瞭解非顯而易見性，以下僅從正負兩面列出美國實務上有關非顯而易見性之通說。

1.有下列情事，屬顯而易見，而應拒予專利：

A. 僅運用該技藝人士能預見之技巧或智識；

B. 僅為均等替代；

C. 僅改變比例、位置、尺寸、程度、形式或其類；

D. 僅逆反元件或步驟；

E. 僅堆砌既有零件；

F. 僅使現有裝置變成可攜帶或可移動；

G. 僅使化合物、元件或步驟重複；

H. 僅省略化合物、元件或步驟，且同時失去其功能。(待續)(蔡)