100年06月號 道 法 法 訊 (230)

DEEP & FAR

智慧財產高等法院近來判斷

進步性步驟趨勢

（出自YUASA AND HARA INTELLECTUAL 

PROPERTY NEWS）

張煜偉 專利工程師

‧中央大學電機學系

‧中央大學電機研究所碩士

引言

1. 進步性步驟的必要條件

專利法第29條第2款規定所謂的進步性步驟作為要求授予專利的要件。所述專利法中的進步性步驟屬於一個不同事實一起評估的評價性要件* 1。

雖然該些要考量的事實可分為若干類型，進步性步驟的結論是不可避免地受到該些事實評估中的價值判斷影響。因此，每個負責人在相同的事實的基礎上，可能對進步性步驟作出不同的判斷。此外，用於證實所述進步性步驟的從習知技術跳躍的程度（以下簡稱“進步性步驟”）可能非所希望地在短時間內變動。

不過，受期望的是進步性步驟在長期中是強大且可預測。

2. 在智慧財產高等法院中的進步性步驟

對於進步性步驟程度的變動有各種論點，特別是對於智慧財產最高法院的判斷基礎（"Intellectual Property High Court, IPHC"）。根據日本專利法，任何第三人為使一專利無效，可以向日本專利局（以下簡稱“JPO”）提出無效審判。在無效審判中的敗訴者可以向IPHC提起訴訟撤銷JPO的判決。當一專利權人在JPO中的無效訴訟中因為缺乏進步性步驟而敗訴（也就是JPO否認具有進步性步驟），而因此向IPHC起訴，IPHC有很大的機率（例如，2006年的93％*2）支持JPO的判決。相對的，當第三人在無效訴訟中敗訴（也就是JPO肯定進步性步驟），並因此向IPHC提出訴訟，IPHC有很大的機率（例如，2006年的42％）逆轉JPO的判決。在這種情況下 一些人指出，IPHC似乎相較於JPO要求較高的進步性步驟程度，且對專利權人及申請人嚴格。然而，IPHC最近傾向於做出利於專利權人和申請人的判決。我們將在這篇文章報告這類的判決。