100年06月號 道 法 法 訊 (230)

DEEP & FAR

申請專利範圍之撰寫（七十）

蔡馭理 專利師

‧臺灣大學電機學士

‧臺灣大學電機研究所

§36-II　概說

        一非常重要而要記住的規則是一方法申請專利範圍的"元素"，不再是結構部件，而是且必定是作用於一物件、工件或化學物質上的動作或處理步驟。其係物件、工件或化學物質的變型或落實所致之不同狀態或事物，而成為一方法申請專利範圍之本質－以及其可專利性的關鍵。這在所主張的方法不包含特別機器或裝置。

        如第34節所述，除非廣泛的功能性步驟被主張，本質上不反對主張單一步驟方法。然而大部分被主張的方法確實涉及步驟的組合，就如同機器或電路的情形。當然，申請專利範圍必須特別指出並明確主張申請人視為其發明之事物（參見第1節），此為美國聯邦法典第35號第112條的基本要件（參見第31節）。

        In re Kuehl 宣佈對於授予各種方法申請專利範圍的自由心證，即使新穎性的點對審查官而言似乎屬於其他法定類別（在那個例子中是新化合物）。參見來日第39節的該例的進一步討論。

        若以其他傳統的方法使用一新穎的或舊式的材料，而其於所主張的方法中的作用是非顯而易見，一方法專利是可專利的。因此，一申請專利範圍：

        一製造一肥皂的方法包含混合水與化合物X。

若化合物如上則可專利。但使用一舊式的方法及舊式的材料方法製造一新穎材料的方法是不可專利的。最後，以非顯而易見的手段製造一已知材料係可一專利方法。一些製造而非結果上的層面必須是新穎的。

摘要：

方法申請專利範圍涉及作用於一物件、工件或化學物質上的一或多個動作或步驟，以達成技藝或有用的效果。方法申請專利範圍的元素必須是步驟或動作，並以動詞陳述或片語表示。