100年05月號 道 法 法 訊 (229)

DEEP & FAR

日本藥物的生命週期管理及專利制度

吳怡珊 專利一組副主任

‧台灣大學園藝學系

‧台灣大學植物科學所碩士

1. 醫藥發明的專利申請案

1.2醫藥用途發明

b. 說明書中藥理試驗結果的揭露

   [司法判例3]

請求撤銷訴願決定No. 10389, Administration Ke, 2005(原告為Kowa有限公司，被告為日本專利局長)的案例

日本專利局基於缺乏進步性而作出駁回日本專利申請案No. H10-341452的訴願決定。該申請案請求保護以下發明:

一種解熱消炎止痛劑，包含鄰乙氧苯甲酸胺以及妥內散酸。

在尋求撤銷訴願決定的此案中，法官參考一個引證案並主張“在系爭申請日，解熱消炎止痛劑結合妥內散酸的使用被認為是提供一種協同作用，且被認為是一種改善治療效果的結合。欲主張用於判斷系爭發明的可專利性的引人注目的顯著效果，僅是指出協同作用是不足夠的。無論如何，須要指出一個固有的效果，其無法結合一個水楊酸鹽相關的消炎劑而得到，其中該水楊酸鹽相關的消炎劑為非鄰乙氧苯甲酸胺的解熱消炎止痛劑”，並且認知 “系爭說明書不包含須用於評估所請求結合的基礎，且因此，在系爭發明中沒有引人注目的顯著效果可以被認知”。

再者，該原告提供額外測試數據，其顯示妥內散酸與其他解熱消炎止痛劑(例如乙醯胺苯酚)的結合並不會提升消炎效果，且原告主張，由鄰乙氧苯甲酸胺以及妥內散酸的唯一結合所得到的提升消炎效果應被認定為引人注目的顯著效果。回應此論點，法官主張“系爭說明書不包含暗示相較於非鄰乙氧苯甲酸胺的水楊酸鹽相關的消炎劑的使用，鄰乙氧苯甲酸胺的使用提供此一顯著效果的描述，並因此，原告的主張並非基於系爭說明書的描述”，且因此支持JPO一開始作出的訴願決定。