100年04月號 道 法 法 訊 (228)

DEEP & FAR

新的歐洲專利公約細則：

不再一如往常(五)

郭俊廷 專利工程師

‧      台灣大學材料系

‧      台灣大學材料學研究所

強制回覆的緊急性更進一步的被提高。連同回覆由歐洲專利局依據細則第70a條第1項或同條第2項或細則第161條第1項的訊息的任何的意見、修改或修正，申請人可能在他自己的意志下修正申請案(修正後的細則第137條第2項)。修正後的細則第137條第3項更補充了這修正可能是一次且唯一的機會來進行不需審查機構的允許的修正。

歐洲國際專利(EURO-PCT)申請案的建議

1.     歐洲專利局作為國際檢索機構(ISA)

有鑑於前述的內容，如果歐洲專利局作為國際檢索機構，我們將很可能建議國際專利(PCT)申請人提出一個國際初步審查的要求，以指派歐洲專利局作為國際初步審查機構(IPEA)，並就最重要的可能被限制申請專利範圍，嘗試獲得一個正面的國際初步審查報告(IPER)。如果歐洲專利局作成一個正面的國際初步審查報告，則歐洲國際專利申請案很可能會立即獲准，而不必有在進入內國以後提出書面意見的回覆的負擔。

2.     歐洲專利局不作為國際檢索機構

在一些其他案件中，舉例來說以美國專利商標局(USPTO)或其他非歐洲專門機構作為國際檢索機構，嘗試去取得一個正面的國際審查報告並沒有對於達到成功的進入歐洲階段有必然的幫助，因為歐洲專利局如不是進行所有的審查，將很可能會重新進行大部分審查。特別是歐洲專利局將會基於申請人所提出的一組申請專利範圍執行補充檢索(細則第161條)。這些申請專利範圍最好要遵守明確性及精簡性的原則(細則第63條)，以便取得有意義的檢索。必須記得的是任何無法建立有意義檢索的申請專利範圍並無法在相同的申請案中復原。申請人更需被提醒的是只有非常受限的時間(只有一個月)來提出一組申請專利範圍(細則第161條)。

結論：(潛在的)申請人(1)開始認為一個分割案不是一個躲避工具而是一種恩惠，(2)提出一個符合歐洲專利公約細則第43條第2項所規定的多重獨立項申請專利範圍的申請案到歐洲專利局(包括進入內國)，(3)開始認為歐洲專利局的檢索報告為第一次審查意見通知書。特別是對美國申請人來說，(4)在申請(或進入內國)前，建議將申請專利範圍提供給歐洲代理人檢視過為佳。