100年04月號 道 法 法 訊 (228)

DEEP & FAR

分割案申請時，應察知重複專利

 (Double Patenting) (七)

By Ji-Eun KIM, John J. KIM

林宗儒 專利工程師

‧      台灣大學 物理學博士

‧      淡江大學 物理學碩士

‧      淡江大學 物理學學士

1.                  因此，當兩個申請案都被頒佈為專利時，解決重複專利的方式為（1) 透過修正行為（於南韓知識產權裁判所(IPT)中所採取的片面程序)或（2) 對雙方無效訴訟的回應。很明顯的，透過修正行為或無效訴訟所做的修正，由專利申請日開始視為生效。因此，解決重複專利議題的修正將可以治癒此兩個專利。然而，所被允許修正之類型將再一次的限制為 (1) 限縮申請權利範圍，(2) 修正筆誤，或 (3) 闡明語意不清的描述。更進一步的說，此修正不能實質改變或修正原始的保護權利範圍，並且，對(1)及(2)的修正行為而言，(1)及(2)的被修正的申請權利項於申請日時必須是可專利的。因為修正上的限制，於維持所欲申請權利範圍時，欲解決重複專利的議題可能會有所困難。

2.     重新檢視初期權利要求佈局

3.                  如上所述，重複專利可能引發嚴重的問題，特別是當專利註冊之後。事實上，因為限制性之修正實務限制，對初次官方審查意見做出回應之後，重複專利的議題可能變成難以解決。很多時候，重複專利的議題的出現，是因為沒有合適的管理專利組合 (例如，大量申請及/或申請具有可能會被認為是”實質上相同” 題材的分割案)。

4.                  避免重複專利的最佳方式是在申請程序(理想上在回應第一次官方查意見之前)初期就完全了解申請權利範圍的方向，並且形成一個有凝聚力的佈局策略，雖然這不總是實際的或甚至有時候是不可能的。據此，專利代理人應該試著去了解客戶的需求並且在整個申請程序中，對可能產生的重複專利保持警覺。

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