100年03月號 道 法 法 訊 (227)

DEEP & FAR

分析淡化主張之「合理」途徑：

真正商標淡化之三印記 (23)

William G. Barber原著

林明燕 執行經理

．東海大學法律系

V.                 形成一基於淡化印記之分析架構

A. 現存檢驗之問題

  2. FTDA案例

                在Nabisco案中，第二巡迴法院清楚地不贊成第四巡迴法院對於FTDA要求實際所發生損害證據之解釋。反之，第二巡迴法院認為FTDA允許任何淡化已實際地發生前之禁止命令救濟。法院考量非專用十要素名單，指明「法院應如何確定新使用是否造成舊商標遭受淡化並未完全地清楚」，其考量與如下列詳細情事相關：

(a)    顯著性 [如於商標落於顯著性範圍所決定] …

(b)    商標近似性…

(c)    產品之接近及縮短距離之可能性…

(d)    舊商標顯著性、新商標近似性及產品接近性間相互關係…

(e)    共同消費者及地理限制…

(f)      消費者之老練…

(g)    實際混淆…

(h)    新使用形容詞或指示的特性…

(i)      對於舊使用者耽誤而新使用者之損害…

(j)      原告於保護商標上先鬆懈之效力。

然而，近似於Sweet要素，許多要素如要素c、e、f及g等似乎較供作淡化證據更適合為混淆誤認可能性之證據 (註一)，且其他如要素i似乎有關於其他原則 (註二)。

自Nabisco後，數法院認同第二巡迴法院之分析 (註三)。然而，第七巡迴法院及TTAB已出現不同要素名單。第七巡迴法院於其Eli Lilly判決中修正Sweet名單至二要素：兩造商標間相近似性及原告商標之名聲。此二要素檢測，於其表面上，潛在地授與「具名聲」商標對抗任何近似商標之淡化保護，而不論其獨創性，似乎太過廣泛。TTAB於Toro Co. v. ToroHead, Inc.案中增加名單之成員，而補列第三要素於第七巡迴法院名單：「縱使不會就不同來源不同產品產生混淆，目標消費者是否可能把二不同產品之商標聯想在一起」。儘管此第三「要素」係清楚地有關淡化，其實質上僅重申何為淡化，而無提供任何如何確定此聯想何時可能發生之指導。因此，Toro要素並未多少推進該球。

註一：評估「產品之接近性」、「共同消費者及地理限制」及實際混淆等要素似乎與淡化分析無涉。指出某些Nabisco要素乃「僅關於混淆誤認可能性」。

註二：指出某些Nabisco要素係已「併於吾人禁止命令分析…」。

註三：例如V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley贊成Nabisco要素；Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vega Sports News, L.L.C.適用「淡化要素係自Sweet法官之Mead Data同意，有如自Nabisco分析所補充。」