100年3月號 道 法 法 訊 (227)

DEEP & FAR

分割案申請時，應察知重複專利 

(Double Patenting) (六)

By Ji-Eun KIM, John J. KIM

林 宗儒 專利工程師

‧      台灣大學 物理學博士

最高法院引用南韓專利法第36條，其敘明當“與相同發明有關的申請案在相同日期提出申請時，只有全部申請人在磋商後所同意的人，才可以獲得本發明的專利(或實用新型註冊)。 若未達成共識或沒有磋商的可能，則沒有任何一個申請人可以獲得發明的專利(或實用新型註冊) ”。根據此條款，最高法院聲明“若兩個實質上完全相同的申請案由同一個申請人所申請，則沒有任何一個申請案會被承認”(南韓最高法院決議案第Hu-14/84號，1985年5月28日判決)。然而，若其中一個註冊專利先被判無效，另一個註冊專利仍可維持有效，因為無效的註冊專利會被視為未曾存在。

1.                      若兩個專利被視為完全相同或實質上相似以及被視為重複專利時，即使放棄其中一個專利，可能也無法解決此問題。舉一個例子，同一個申請人擁有一個針對方法的已註冊專利，而另一個為針對裝置的實用新型註冊專利。專利權所有人之後“放棄” 實用新型註冊專利，而希望能避掉重複專利的問題。最高法院認為放棄實用新型註冊專利的事實，而不會治癒重複專利的原始問題，因為放棄已獲得的實用新型註冊專利，並不具有回溯的效力(南韓最高法院決議案第Hu-3017/2005號，2007年1月12日判決)。根據此判決，與放棄申請中的專利申請案不同，放棄註冊專利權可能不能解決重複專利的議題。