100年03月號 道 法 法 訊 (227)

DEEP & FAR

專利法基礎理論(65)

蔡律灋 律師

‧臺灣大學法律學士

‧臺灣大學法律研究所

§ 2.10.  「全部等於其各部分之總和」(二)

    在現行法前，「顯而易見(obvious)」此一用語並未出現在法規中。而係使用「發明

性(invention)」此一用語，一個貢獻(contribution)具有此種虛幻性質之要件純粹為法官所創

造之規則。具有新穎性及實用性之貢獻必須具有非顯而易見性或發明性，始具有可專利

性，而此係於19世紀中期之一個案例中確立，美國最高法院於本案中認為以磁製之圓

形門把取代先前技術木製之圓形門把，並不屬於具有可專利性之發明。美國最高法院並

進而劃出機械性技術與發明間之界線，並指出貢獻唯有在能夠證明其具有發明性時始值

得受專利保護。但該法院及其後之法院均未曾以一般性用語明確解釋何種情形構成(具有

可專利性之)發明。反之，透過逐案判決，發展出所謂發明性之排除規則(negative rules)。

若特定案例中所呈現之創新物落入這些演繹規則之一，則該貢獻將可能立即被否認其受

專利保護之利益，因為其欠缺發明性，而無論貢獻完成時之技術水準如何。例如，可以

被定性為程度變更(change in degree)，而非種類變更(change in kind)之創新會被視為欠缺發

明性。

    美國關稅及專利上訴法院(Court of Customs & Patent Appeals)偶而會運用程度變更及

種類變更二分法，以區別不具有進步性及具有進步性。美國聯邦巡迴法院在解釋其為何

認為系爭標的與先前技術間之差異不具有進步性時，將該等差異稱為「程度差異

(differences in degree)」。但程度變更已免於侵害。

    司法部門對於專利所抱持之敵意隨著時間經過而與日俱增。而美國最高法院似乎意

圖減少專利流量成為涓滴細流，並防止企業為其體系研究取得專利保護。在1941年時，

基於創新步驟不會因「靈光乍現(flash of genius)」而發生之理由，而認定某一專利無效。

試回想Thomas A. Edison曾承認其發明幾乎並非憑藉其天賦所完成，而係憑藉其「努力」。

調查發明人內心狀態之荒謬事情為議會所承認，其在制定35U.S.C.§103第2句時否定靈

光乍現為要件。其規定：

    可專利性不得因發明完成之方式而被否定。

    雖然美國最高法院尊重議會之權限，並否定靈光乍現為可專利性之要件，該法院仍

堅持符合其他「發明性之排除規則」案例之界線不因35U.S.C.§103第1句之規定而改變。

該法院並表示，法定要件僅為早期判例之成文化。值得注意者，具有可專利性之發明必

須具有進步性之要件最早出現於美國最高法院之意見書，就其效果而言，並係一種發明

性之排除規則；事實上，在許多方面，亦為該等規則中最廣泛適用者。